第一篇：產業專利分析工作操作指引

產業專利分析工作操作指南

（以國家專利導航產業發展實驗區為例）

本指南立足于專利導航產業發展，圍繞實驗區產業發展的實際需求，對產業專利分析工作的基本原則、工作機制、工作內容、基本分析模塊及要求等方面進行了初步規范，以指導和規范以專利導航為目的的產業專利分析工作的實際操作實務。試點單位和試點企業可參照本指南開展產業專利分析工作。

一、基本原則

以專利導航為目的的產業專利分析工作以促進實驗區產業發展為目標，以創新驅動發展戰略為核心，將專利信息分析和專利運用融入到實驗區產業技術創新、產品創新、組織創新和商業模式創新的過程中，充分發揮導航引領的作用，以提高實驗區產業自主發展實力、增強實驗區企業參與國際市場的核心競爭力。

（一）圍繞產業需求

產業專利分析工作應緊緊圍繞實驗區產業發展的實際需求，突出實驗區產業發展特色，注重實驗區產業規劃設計與全球產業生態環境的有效融合，注重實驗區產業專利分析與實驗區、產業和企業發展規劃的深度融合。

（二）突出導航功能

產業專利分析工作要充分發揮“專利導航為主，專利護航為輔”的原則。在注重“專利導航”實驗區產業發展規劃的同時，兼顧對產業發展“專利護航”的需求，將“專利導航”與“專利護航”的理念尤其是“專利導航”的理念貫穿產業專利分析工作的全過程。

（三）注重協作互補 為實現專利導航目的，在相關產業專利分析工作的組織管理和研究模塊設置中，應當注重有效發揮專利導航分析、政府主管部門、產業企業等各方優勢，充分吸納實驗區各方力量積極參與，做到政府宏觀規劃與企業微觀布局相協調，構建緊密協作、優勢互補的良好工作機制。

二、工作機制

產業專利分析工作應秉承“圍繞產業需求、突出導航功能、注重協作互補”的基本原則，努力構建專利分析和專利導航研究成果對產業發展有效支撐的新模式和新思路。在具體操作和組織管理上需要形成相對規范的工作機制。

（一）工作主體

產業專利分析工作由實驗區管委會、有關企事業單位和專利分析服務機構協作完成。

實驗區管委會應組建由知識產權管理部門牽頭，產業規劃管理部門等參加的產業專利分析工作組。工作組負責確定啟動產業專利分析的產業領域和進度計劃；面向與選定產業相關的企事業單位征集需求，征詢相關產業專家建議，綜合各方意見形成分析需求；委托專業的專利分析服務機構具體承擔產業專利分析工作；應用專利分析成果，完善或修正產業規劃和產業決策。

專利分析服務機構作為產業專利分析工作承擔主體，負責制定產業專利分析方案，實施產業專利分析，根據產業專利分析成果提出專利導航意見。

實驗區各企事業單位配合提出產業專利導航需求，提供產業專利分析所必須的需求對接和技術支持。

（二）工作模式 1.項目啟動

確定實驗區參與產業專利分析工作的職能部門、重點企業和研究機構，選擇專利分析服務機構，成立產業專利分析團隊，開展產業專利分析工作相關的業務培訓。

2.項目管理

根據實驗區對專利導航工作的實際需求，可以制訂短、中、長期服務規劃。項目實施過程中，根據實驗區實際發展狀況和當前產業發展趨勢，確定研究重點和研究方向，劃定本年度的研究范圍和重點，制訂產業專利分析項目進度表。

3.項目實施

啟動產業專利分析工作，加強項目實施的過程控制，開展階段性評審工作；收集產業專利分析中的重要數據，構建專利專題數據庫；完成產業專利分析報告，提出產業規劃中重點領域的發展意見和建議。

4.項目驗收

組織實驗區、企業和有關專家對產業專利分析項目進行評審，對產業分析報告、過程文檔和專利數據庫進行驗收。

5.成果運用

加強產業專利分析成果運用，為實驗區產業規劃、重大決策、招商引資（智）等方面提供引導和支撐，為實驗區重點企業提升核心競爭力提供可行路徑和方案。

（三）組織保障 1.政策支持

實驗區應制定相關政策，支持開展產業專利分析工作，對于產業規劃管理部門的產業規劃制定和產業發展決策提出專利分析 要求，明確產業專利分析工作主管部門和工作責任，加強管理和考核。國家知識產權局為各實驗區組建專家指導組，對實驗區開展產業專利分析工作提供統一的跟蹤指導。

2.定期交流

專利導航產業發展中的產業專利分析工作應緊密圍繞實驗區實際發展現狀和未來需求，需要專利分析服務機構和實驗區知識產權部門、產業規劃管理部門以及實驗區企事業單位的緊密配合；項目研究各階段，要形成定期交流溝通機制。對階段性成果和下階段工作計劃集中交流和匯報，共同確定研究成果與產業的貼和度和實用性。實驗區應為專利分析服務機構提供產業技術和市場分析支持和指導，將技術、市場內容融入專利分析工作。

3.人才培養機制

實驗區應在產業專利分析項目執行過程中，形成有梯度的人才培養機制。對于條件尚不具備的實驗區，應尋找優質專利分析服務機構進行專利分析服務，并制定相應政策引入優質專利分析服務機構和專利分析服務人才，作為長期的服務保障。同時應形成對實驗區自身專利分析人才培養計劃，從能夠進行初步的專利數據分析、能理解專業的專利分析結論并將其應用于產業規劃的管理人才，到能夠將專利分析與技術研發結合的產業人才，到能夠融合技術、法律、市場、技術進行專業的產業專利分析服務的復合型分析人才，形成能夠滿足實驗區產業發展需求的人才隊伍。

三、工作內容

為了以專利分析獲取競爭情報，有效“導航”區域經濟發展，達到輔助區域產業轉型升級和經濟結構調整決策的目的，產業專利分析的工作內容主要由產業情報分析、產業專利分析和產業規劃 設計三部分組成。

其中，產業專利分析是專利導航的核心內容，產業情報分析則是將專利分析成果與產業發展實際相結合的重要前提，產業規劃設計則是綜合產業情報分析與產業專利分析的成果，形成專利導航產業發展的建議和指導。

（一）產業情報分析 1.實驗區產業發展環境分析（1）內部發展環境

專利導航區域產業發展，首先要重視區域在資源條件、產業基礎、技術基礎、政策導向等方面的發展狀況，充分結合區域的資源稟賦和現有產業基礎，發展優勢產業。

（2）國內和國際環境

區域產業在發展過程中，對外要審時度勢，密切關注國內和國際的發展環境，要熟悉國內外產業發展的新格局和新變化，了解現有產業分工及發展中國家的產業承接和產業轉移的新趨勢。結合我國當前東、中、西部發展現狀，合理制定區域發展規劃，減少區域間的低水平重復建設和無效競爭，加強區域間的技術創新合作和市場開發力度，進一步形成具有市場競爭優勢的產業集群。

2.產業發展路徑分析

實現專利導航實驗區產業發展，首先要找準實驗區產業發展的“著力點”。針對實驗區產業目前普遍存在的切實問題和發展瓶頸，結合實驗區產業內部結構因素和產業外部環境因素，從國內外產業發展動向、核心技術鏈、龍頭企業鏈和市場競爭環境入手，進行目標產業的發展定位，從而準確地發現專利分析需求以及專利 政策重點支持方向。

（1）產業鏈

產業鏈環節，重點從產業鏈、供應鏈和價值鏈以及產業發展動向上，了解產業發展歷史，以產品生命周期來推測產業演進，從萌芽期、成長期、成熟期和衰退期的發展過程預測產業發展變化。了解產業競爭者框架，能夠對競爭對手的現行戰略、未來目標以及擁有能力進行初步掌握。了解市場信號變化趨勢，能夠從市場信號中得到競爭者意圖、動機或目標在內的潛在行動。

（2）企業鏈

企業鏈環節，重點了解產業內所有企業的基本狀況，清楚區分技術引領者、市場主導者、產業跟隨者和新進入者。找準目標產業龍頭企業在國內和國際上的定位，確定主要競爭對手和發展目標，研究競爭者的市場策略。

（3）技術鏈

技術鏈環節，重點了解產業內主流技術的演變情況，初步掌握熱點技術、關鍵技術、技術壁壘、空白技術和前瞻或先導技術的發展脈絡，以及技術持有者的類型、產業影響力和市場控制力。對技術交易、技術轉移、技術許可等技術流向和形成因素有初步了解。

（4）市場競爭

市場環境方面，通過充分的市場調研，了解市場競爭要素，以及市場對產業發展的反饋影響。總結現有企業間的競爭、替代技術或替代品的威脅、新進入者的威脅，成本、人才、技術、資源等要素在市場競爭中的平衡點和交差點，找到促使市場出現拐點的主要因素，對目標產業在市場中的戰略定位進行初步規劃。（5）專利影響力

通過產業鏈、企業鏈、技術鏈和市場競爭的研究，對目標產業從技術和經濟層面有充分了解，可以確認產業中專利附加值的分布，以及在價值鏈中各類企業所處的位置，每個企業擁有的技術狀況等，為開展專利分析提供了詳實的背景依據。通過國內外產業現狀和專利焦點的比較，可以為實驗區產業發展圈定重點關注的專利問題，進行深入分析。通過定量分析與定性分析相結合的方法，形成與產業密切結合的專利分析成果。

（二）產業專利分析

產業專利分析是專利導航工作的核心內容。圍繞實驗區產業高端發展目標所處階段、特點和專利分析需求，找準專利分析的切入點，訂單式選擇專利分析模塊等，構建專利分析框架，形成圍繞產業實際需求且涵蓋技術路線、企業發展、產業規劃和市場競爭的專利分析報告，為支撐產業技術創新發展提供詳實的專利信息情報。

實驗區產業專利分析可以首先從基礎專利態勢分析展開：主要采取定量分析的手段，從全球、中國和實驗區三個維度，對專利技術發展趨勢、專利區域分布、專利主要申請人和專利技術主題進行全面研究，同時還可以圍繞各項指標，結合實驗區產業發展特點，著重選擇某些指標進行綜合分析。

在此基礎上，可以根據需要進一步開展專利價值和運用分析。主要采取定性分析的手段，結合專利態勢分析的成果，從專利創造、運用、保護和管理等環節入手，針對實驗區產業實際情況，著重在專利與標準化、專利聯盟與專利池、專利訴訟、專利并購、專利融資以及專利預警和維權等方面展開，突出專利在實驗區產 業發展中的引導和支撐作用。

1.基礎專利態勢分析

從全球、中國和實驗區三個維度，對專利技術發展趨勢、專利區域分布、專利主要申請人和專利技術主題進行全面研究。

（1）專利技術發展趨勢分析

專利數量統計可以從宏觀上顯示出專利技術在時間上的活躍度情況，微觀上則可以顯示出技術發展動向、企業專利布局動向和區域專利發展動向。

（2）專利區域分布分析

通過分析專利在不同區域專利分布情況，可以掌握專利聚集區的國家或地區，在企業進入相應國家或地區時，要根據各國專利法規進行深入的專利分析。

（3）專利主要申請人分析

專利申請人的研究能夠反映出某一領域內專利申請人的技術活躍度情況及其專利布局策略。

（4）專利技術主題分析

掌握專利技術主題的變化對了解技術的發展趨勢，形成對未來發展的規劃判斷具有一定指導。

在前述專利分析內容基礎上，將專利與技術、專利與企業、專利與產業和專利與市場的關系進一步細化，從專利影響力入手進行更加深入的分析。

（5）技術路線演進中關鍵專利分析

摸清與實驗區產業發展相關的技術路線演進中關鍵專利，化解產業化風險和實現有效專利包圍至關重要。

（6）重點技術的專利功效矩陣分析 圍繞實驗區產業發展的重點技術，繪制包括全球和國內的重點技術專利功效矩陣，能夠有效發現專利優勢、聚集區、空白點，指導實驗區產業后續的專利規劃。

（7）新增或衰退技術主題分布分析

圍繞實驗區產業的發展程度，結合全球相關產業發展狀況，對近年來的發展態勢進行初步分析，初步判斷相關產業未來發展趨勢。

（8）重要專利權人專利技術主題分析

圍繞實驗區產業內重點關注的國內外廠商，結合其專利布局情況和布局重點，開展深度分析，綜合獲得一手產業競爭情報。

2.專利價值和運用分析

圍繞實驗區產業發展特點，結合專利創造、運用、保護或管理等環節，重點針對產業專利價值和專利運用展開分析，提升專利引導創新能力、增強專利價值分析能力和專利運用能力，為實驗區產業發展提供有效的引導和支撐。

（1）專利布局策略分析

重點突出實驗區產業充分利用專利分析成果指導創新驅動發展，對自主技術開發、技術引進后二次開發過程中涉及的國內外同業競爭者的專利開發和專利布局策略進行深入分析，并有效指導企業開展專利部署。

（2）專利運用策略分析

重點突出實驗區產業在專利運用方面實現國際化接軌，充分結合產業特色，活用專利許可、專利并購、專利訴訟、專利融資、專利聯盟、專利標準化等專利運用模式，實現實驗區專利運用效力的最大化。（3）專利預警和維權分析

重點突出實驗區產業專利自我防御性保護和對外權利維護的實施。

（三）完善產業發展規劃的建議

綜合提煉前述分析成果，著重從實驗區產業技術路線的優選方案、現有產業轉型升級途徑、招商引資中專利風險分析和評估、實驗區重大項目知識產權評議、招商引智專家團隊來源等方面，就實驗區產業發展規劃的頂層設計和改進完善的意見建議。

本指南僅供參考。各實驗區可根據自身情況制定產業專利分析工作規程。

第二篇：專利法律業務操作指引

新疆維吾爾自治區律師辦理專利法律業務

操 作 指 引

（2007年7月15日經六屆新疆律師協會第九次常務理事會通過）

目錄

第一章 總則

第二章 與行政機關有關的專利法律業務 第一 節專利行政調解及處理 第二 節專利行政處罰 第三 節專利行政訴訟 第四 節專利海關備案及保護 第三章 專利刑事訴訟法律業務 第四章 附則

第一章 總 則

第一條 為了指導律師從事專利法律服務業務，減少執業風險，特制定本操作指引。

第二條 本指引所稱的專利法律服務業務，主要包括專利非訴訟法律業務和專利訴訟法律業務。

第三條 與專利業務有關的法律、行政法規、司法解釋及相關規定主要有：

（一）《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反不正當競爭 法》、《中華人民共和國擔保法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國行政訴訟法》、《中華人民共和國行政復議法》。

（二）《中華人民共和國專利法實施細則》、《專利代理條例》、《中華人民共和國知識產權海關保護條例》。

（三）《最高人民法院關于貫徹執行民法通則若干問題的意見》、《最高人民法院關于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》、《最高人民法院關于執行行政訴訟法若干問題的解釋》、《最高人民法院關于審理不正當競爭民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

（一）、（二）》、《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》、《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》、《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》、《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、《最高人民法院關于在專利侵權訴訟中當事人均擁有專利權應如何處理問題的批復》、《最高人民法院關于審理專利申請權糾紛案件若干問題的通知》、最高人民法院《關于專利侵權案件中如何確定地域管轄的請示》的復函、最高人民法院《關于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答復 》、《最高人民法院關于專利法、商標法修改后專利、商標相關案件分工問題的批復》。

（四）《審查指南》、《專利行政執法辦法》、《專利權質押合同登記管理暫行辦法》、《專利實施許可合同備案管理辦法》、《企業專利工作管理辦法（試行）》、《國家知識產權局行政復議規程》、《關于〈中華人民共和國知識產權海關保護條例〉的實施辦法》、《新疆維吾爾自治區專利保護條例》。

（五）國際公約、條約及協定

《與貿易有關的知識產權協議》、《保護工業產權巴黎公約》、《專利合 作條約》、《專利合作條約實施細則》、《國際承認用于專利程序的微生物保存布達佩斯條約》、《國際專利分類斯特拉斯堡協定》、《建立工業品外觀設計國際分類洛迦諾協定》

律師從事專利法律服務業務時，應當收集服務時點前新頒布的法律、行政法規、司法解釋及其他相關規定。

第四條 本指引旨在為律師從事專利法律服務業務提供最基本的指引，律師還應結合自己的實踐經驗、豐富及完善各項業務操作細則。

第五條 本律師協會在處理本會會員執業紀律和糾紛案件時，涉及專利法律服務業務的案件，參照本指引。

第二章 專利非訴訟法律業務

第六條 專利非訴訟法律業務主要包括，但不限于：

（一）專利引進、專利開發、專利權屬界定以及技術保護現狀診斷和保護方案設計。

（二）專利申請、專利復審和專利無效。

（三）專利實施、專利轉讓、專利許可、專利投資、專利評估和專利質押。

（四）專利管理內控制度（包括專利預警機制）的建立和完善，專利數據庫的建立和利用，企業專利實用人才培訓，專利戰略的確定和運用。

（五）企業改制、并購、重組以及發行上市過程中涉及的專利問題咨詢和處理。

（六）其他專利非訴訟法律服務業務。

第七條 專利申請、復審及無效程序中的法律服務業務。

專利申請、復審及無效程序中的法律服務是一項技術性和法律性很強的專業工作。提供該項服務業務的律師，應當熟悉專利相關法規、專利申請文件撰寫、專利文獻檢索以及專利申請審批程序，具備理解發明創造的能力。

（一）律師從事專利申請法律服務業務的一般程序：

1、簽訂委托代理合同及專利代理委托書；

2、提供專利申請咨詢，對客戶發明創造的專利性進行分析；

3、決定是否申請專利，申請類別（發明、實用新型、外觀設計）、申請國別、是否行使優先權、是否合案申請、是否同時申請發明和實用新型專利；

4、確定申請主體（職務發明與非職務發明）；

5、整理客戶遞交的技術交底材料，撰寫申請文件；

6、經向專利局遞交申請文件，將受理通知書及申請文件副本交付申請人；

7、經過專利局審批，收到授權決定后通知申請人辦理登記和繳費手續，領取專利證書；

8、按照專利法規規定通知專利權人繳納專利年費；

對于發明專利申請，律師應當在法定期限內提起實質審查請求并做好對審查意見通知書的答復工作；

（二）專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服，可以向專利復審委員會請求復審，律師在專利申請復審程序中，應當為當事人做好如下工作：

１、提交專利復審請求書，說明理由，必要時還應當附具有關證據； ２、為當事人提出復審請求時或針對專利復審委員會的復審通知書作出答復時，可以根據實際需要修改專利申請文件，但修改僅限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷；

3、針對專利復審委員會的復審通知，要在指定的期限內陳述意見，否則復審請求視為撤回。

（三）自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或個人認為專利權授予不符合專利法之規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。律師應認識到代理無效宣告請求人及專利權人應從不同角度采取相應對策：

1、代理無效宣告請求人； 1）分析被請求無效宣告專利情況； 2）檢索相關文獻，收集證明其無效的證據；

3）提交無效宣告請求書、授權委托書，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項理由所依據的證據；

以授予專利權的外觀設計與他人在先取得的合法權利沖突為理由請求宣告外觀設計專利權無效的，應提交生效的能夠證明權利沖突的處理決定或者判決；

4）在專利復審委員會受理無效宣告請求后，在提出無效宣告請求之日起1個月內提交補充證據及增加無效理由；

5）參加口審，提出和解方案；

6）對重大案件，適時提出成立五人合議組的請求； 7）對無效宣告決定不服的，及時提起行政訴訟； 8）以新的事實和理由另行提起無效宣告請求。

2、代理專利權人

1）比較分析請求人提供的證據中所涵蓋的技術特征與專利權人專利技術的異同，檢索文獻，收集證據； 2）在指定期限內陳述意見；

3）發明或實用新型專利，可根據實際需要修改權利要求書，但不得擴大原專利的保護范圍；

4）參加口審，提出和解方案；

5）對重大案件，適時提出成立五人合議組的請求； 6）對無效宣告決定不服的，及時提起行政訴訟； 7）以新的事實和理由另行提起無效宣告請求。

第八條 專利合同主要涉及技術開發合同、專利申請權轉讓、專利權轉讓合同、專利實施許可合同、專利權質押合同、專利權投資合同等，律師可以為當事人在合同起草、洽談及修訂等方面提供法律服務。

（一）律師代理專利申請權轉讓、專利權轉讓合同談判及起草應注意以下要領：

1、確認轉讓方是否有主體資格；

2、明確發明創造實施和轉讓、許可情況及其后果；

3、審查專利申請有無被駁回的理由及明確被駁回的法律后果；審查專利權是否存在被宣告無效的理由及明確其法律后果；

4、及時辦理專利申請權和專利權轉讓的登記公告手續；

（二）律師代理專利實施許可合同，應當注意：

1、選擇專利實施許可的種類；

2、明確專利實施許可的范圍，如地域、期限、權利的范圍；

3、明確專利權終止和被宣告無效的法律責任；

4、審查專利實施許可合同的有效性，全面約定雙方權利義務；

5、判斷專利使用費的合理性；

6、明確后續改進技術成果的歸屬。

第九條 律師擔任企業專利法律顧問服務業務，可以從以下幾方面開展工作：

1、診斷知識產權現實狀況，包括：擬開發研究的項目是否已經成為公知技術、已開發的技術方案是否具有新穎性和創造性、新產品生產、銷售過程中利用的技術是否會侵犯他人專利、引進技術的法律狀況、專利戰略的運用情況等；

2、商定專利管理目標和指導運用知識產權戰略；

3、培訓專利管理人員，幫助貴公司專利管理人員熟悉有關知識產權法律及國際技術貿易的有關知識、掌握專利文獻檢索及分析方法、專利申請技巧及專利申請文件的撰寫要點；

4、協助完善專利工作管理辦法、保密制度、技術創新激勵制度等知識產權內控制度；

5、幫助建立相關技術領域內的中外專利實用數據庫；

6、解決專利管理中的疑難問題，包括在引進、開發、投資、稅收、評估、質押、保護中的疑難問題；

7、解決知識產權的爭議或糾紛；

8、指導辦理具體的專利事務，如專利申請、注冊商標、進行知識產權訴訟、貿易談判等方面的具體工作；

第十條 企業專利戰略是企業面對激烈變化、嚴峻挑戰的市場環境，主動利用專利制度有效地保護自己，并充分利用專利情報信息，研究分析競爭對手狀況，推進專利技術開發、控制專利技術市場，為取得市場競爭的優勢，為求得長期生存和不斷發展而進行的總體性謀劃。

律師在協助企業確定和運用專利戰略時，應當注意以下原則：

1、企業專利戰略要與企業經濟實力、經營性質、發展狀況、行業特點相適應；

2、將企業專利戰略納入企業知識產權戰略、企業營銷戰略和企業 經營發展總戰略中。

第三章 專利民事訴訟法律業務

第十一條 律師代理專利民事糾紛案件主要包括侵犯專利權糾紛案件；專利申請權、專利權權屬糾紛案件；轉讓專利申請權、轉讓專利權合同糾紛案件；專利實施許可合同糾紛案；發明專利申請公布后、專利權授予前使使用費糾紛案件；職務發明獎酬金糾紛案件。

第十二條 專利侵權案件：在專利有效期內，非法侵犯專利權人依法所享有的專利權利的行為。《專利法》規定，專利權被授予以后，除法律另有規定的以外，未經專利權人許可，以生產經營為目的生產，制造、使用、銷售、許諾銷售、進口其發明或實用新型專利產品，或使用其專利方法以及使用、銷售、許諾銷售、進口依該方法直接獲得的產品，或制造、銷售、進口外觀設計 專利產品的行為都屬于侵犯專利權的行為。

（一）作為原告代理律師

1、客戶專利權受到侵犯時，律師可考慮通過提起民事訴訟幫助客戶解決糾紛，并應從以下六方面進行訴前分析：

1）審查當事人是否適格；

-審查原告是否是專利權人或利害關系人；-審查是個人發明創造還是職務發明創造；

-審查是否屬合作完成的發明創造，委托完成的發明創造，是否存在共有人，確定是單獨起訴還是共同作為原告提起訴訟。

2）審查專利目前的法律狀態，確定專利保護范圍；審查是否存在多余限定以及禁止反悔的情形；

3）確定管轄地法院。專利侵權糾紛一審案件，由專利侵權行為地或者結果發生地所在省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄；

4）是否超過訴訟時效，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由；侵犯專利的訴訟時效為二年，自專利權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續，在該專利保護期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為；侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算；

5）本案證據是否符合立案要求；是否采取財產保全、證據保全以及訴前責令停止侵權行為等措施。

2、確定訴訟請求：

1）停止侵害（適用于起訴時侵權行為仍在持續的案件）；

2）消除影響、賠禮道歉（適用于侵權行為對專利權人的信譽造成損害的案件）；

3）賠償損失（適用于侵權并造成損害的案件）。

3、收集和審查證據，包括： 1）證明原告專利權存在的證據：-專利證書；

-最近一年繳納專利年費的收據；專利登記簿副本；-專利公告；

-發明及實用新型專利說明書，外觀設計專利圖片或照片、簡要說明；-實用新型專利需提供專利檢索報告。2）證明被告侵權事實的證據，包括但不限于：

-購買侵權產品，并提供統一專用發票，以證明侵權產品落入專利權人專利保護范圍；

-收集相關網頁、廣告、雜志及報刊等資料，以證明被告侵權行為存在；-侵權產品實物及照片；-調查筆錄、公證書；-產品/設備手冊；

-財務帳冊、律師費用發票、因調查、制止侵權所支付的其他合理費用的發票。

3）證明原告所花費用及損失的存在與數額：

-費用：調查、制止侵權所支付的合理費用，包括律師費；-損失：采取以下三種方式計算：

-以專利權人因侵權行為受到的實際經濟損失作為賠償額；-以侵權人因侵權行為獲得的全部利潤作為損失賠償額；-根據情節參照專利許可使用費的一至三倍合理確定。

（二）作為被告代理律師

1、作為被告代理律師參與訴訟，應當從以下幾個方面著手考慮： 1）審查當事人是否適格；

2）本案應由何地人民法院管轄，是否可以提出管轄權異議； 3）是否超過訴訟時效；

4）對被告實際是否存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷； 5）被告侵權的證據情況及數量，并結合證據對原告專利的穩定性作初步分析；檢索、搜集證據；

6）被告行為的法律性質及后果；

7）在綜合以上分析的基礎上，收集相關證據，在答辯期內考慮向國家專利復審委員會提出專利權無效宣告請求，以便向法院申請中止審理。

2、作為被告律師應從以下幾方面進行抗辯： 1）以原告濫用專利權抗辯；

-原告未按時繳納專利年費，專利處于“被視為放棄狀態”；-原告專利已被中國專利局撤銷；

-原告專利已經被專利復審委員會宣告無效；

-原告專利不符合專利性條件或其它法律規定，應當被宣告無效，且被告已向專利復審委員會提出無效宣告請求并被受理。

2）以被告不侵權進行抗辯，包括：

-被控侵權物（產品或方法）缺少原告發明或實用新型專利權利要求書中記載的必要技術特征；

-被控侵權物（產品或方法）的技術特征與原告專利權利要求對應必要技術特征相比，有一項或一項以上的技術特征有本質區別；

-屬于個人（不包括單位）非經營目的的制造、使用行為； 3）以該行為不視為侵權進行抗辯，包括：-專利權用盡； －先用權； －臨時過境權；

－科學研究與實驗性使用。

4）以被告實施的技術方案系自由公知技術進行抗辯； －證明該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者專利為該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案。

5）以合同抗辯。

－技術轉讓合同的受讓方被訴侵權，律師作為其代理人可以合同抗辯，主張由轉讓方先承擔侵權責任，而受讓方承擔連帶責任。

6）以過了訴訟時效抗辯。

－專利侵權訴訟時效為二年，自專利權人或利害關系人知道或應當知道侵權行為之日起計算，代理律師可以提出專利權人行使超過訴訟時效的抗辯。

7）以禁止反悔原則抗辯。

8）以損害不存在或數額計算沒有依據為由進行抗辯，包括：

－原告銷量減少計算不正確；

－被告所獲的利潤計算不正確；

－損失的計算方式不正確；

－原告所依據的專利實施許可費用不合理。

9）以被告不存在過錯，不應承擔賠償責任進行抗辯（特別是使用、銷售行為）。

第十三條 專利申請權、專利權權屬糾紛案件

（一）專利申請權糾紛案：即關于是職務發明創造還是非職務發明創造；關于合作完成或接受委托完成的發明創造，誰有權申請專利的案件。專利權權屬糾紛案：即在授予專利權后，當事人就誰該是發明創造的真正權利人而發生爭議的案件。

（二）律師代理此類案件，除應把握一般專利民事訴訟所具有的共同特點外，還應注意以下幾點：

1、發明人與單位之間是勞動合同關系還是其他法律關系；

2、區分職務發明創造與非職務發明創造；

3、區分合作開發合同當事人與委托開發合同當事人；

第十四條 轉讓專利申請權、轉讓專利權、專利實施許可合同糾紛案件 律師代理此類案件，除參照民事合同糾紛的程序及處理方式之外，可參照《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》。

第十五條 發明專利申請公開后至獲得專利權以前的使用費糾紛案件我國專利法對發明專利申請實行早期公開，延遲審查制度。律師代理此類案件，應明確在發明專利申請公開后至獲得專利權以前，申請人可要求實施其發明的單位和個人支付適當的費用，但無權要求使用人停止使用其發明技術，如果使用人拒絕支付費用，申請人尚不能據此提起訴訟，一般是等待發明專利權授予后，與專利侵權糾紛一并解決。

第十六條 關于和解

律師代理專利民事訴訟案件，應考慮雙方能否達成和解，并做好如下工作：

（一）作為原告律師：

1、充分了解侵權方的狀況，并據此分析和解成功的可能性及侵權方支付賠償款的能力；

2、按照訴訟要求，收集好侵權證據；

3、依據現有立法及實踐經驗評估出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額，并依此確定與侵權方和解時的最高價位及最低價位；

4、準備好談判不成功后的下一步方案。

（二）作為被告律師

1、與被控侵權方進行充分溝通，并對被控侵權方是否構成侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷；

2、積極與原告進行溝通，盡可能了解其手中掌握的有關侵權的證據情況及數量；

3、準備控方不接受和解的下一步方案。第四章 與行政機關有關的專利法律業務

第一節 專利行政調解及查處

第十七條 律師代理如下專利案件后，可代為申請行政調解：

（一）專利申請權或專利權歸屬糾紛；

（二）發明人、設計人資格糾紛；

（三）職務發明的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛；

（四）在發明專利申請公布后專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛；

（五）單獨請求調解侵犯專利權賠償數額案件。

第十八條 律師代理假冒專利行為案件，可直接舉報、代為申請行政查處。第十九條 行政調處的專利管理機關的特殊性

特指由省、自治區、直轄市人民政府設立以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。

第二十條 行政調處管轄

由被請求人和侵權行為地（侵權行為實施地和侵權行為結果地）的市級以上專利管理機關管轄。

第二十一條 律師代理行政調處案件，應做好如下工作：

（一）提交專利糾紛調解申請書或專利侵權糾紛處理請求書；

（二）收集被請求人專利侵權的相關證據。（具體可參照專利侵權訴訟證據內容的規定）；

（三）做好如果不能達成行政調解或對專利管理機關作出的處理決定不服向法院提起訴訟的準備工作。

第二節 專利行政訴訟法律業務

第二十二條 律師代理專利行政訴訟的案件范圍包括以下幾類：

（一）以中國國家知識產權局為被告，包括但不限于以下糾紛

1、對專利局不予受理其申請不服的糾紛；

2、對其專利申請被視為撤回、對其專利權被視為放棄或被終止不服的糾紛；

3、對專利局確定的申請日有爭議，對專利局不確認其優先權不服的糾紛；

4、認為專利局作出的其他具體行政行為侵犯其合法權益的糾紛。

（二）以專利復審委員會為被告，包括但不限于以下糾紛：

1、對維持駁回申請復審決定不服的糾紛；

2、對專利權無效宣告請求決定不服的糾紛。

（三）以地方專利管理機關為被告

1、對冒充專利行為依職權進處罰不服提起的行政訴訟；

2、對專利管理機關的其他調處決定不服提起的行政訴訟。第二十三條 專利行政訴訟案件管轄法院

凡以中國國家知識產權和專利復審委員會為被告的專利行政案件，均由北京市第一中級人民法院作為第一審法院，北京市高級人民法院作為第二審法院。

對于以地方專利管理機關為被告的專利行政訴訟案件，則由被告所在地的對專利糾紛案有管轄權的中級人民法院管轄。

第二十四條 專利行政訴訟案件證據

律師代理該項業務，可以參照最高人民法院《關于行政訴訟證據若干問題的規定》，但應當注意專利行政訴訟特殊的證據規則：

專利行政訴訟的特殊性決定了在各種類證據中最具有證明力的應為書證，主要為各種專利文獻。專利代理律師應在收集，檢索國內外各種相關專利文獻的基礎上，分析其中主要技術特征，以支持自己主張。

第三節 專利海關備案及保護法律業務 第二十五條 專利權人要求海關對其與進出境貨物有關的專利權實施保護的，可以將其專利權向海關備案。

第二十六條 專利海關備案管轄機關

專利權人應當向海關總署提出申請，申請文件應提交至海關總署政策法規司知識產權保護處。

第二十七條 律師為專利權人辦理專利海關備案業務，應提交以下文件：

（一）專利權利證明：

1、專利證書的復印件（申請發明或者實用新型專利備案的，應當提交專利說明書；申請外觀設計備案的，應提交外觀設計的圖片或照片）；

2、中國知識產權局出具的專利登記簿副本或者載有申請人名稱的專利維持費收據的復印件（限專利證書的簽發日期距申請備案日期一年以上的）；

（二）申請人身份證明：

加蓋工商管理部門確認章的營業執照復印件（限境內工商企業）；或者公司登記文件復印件或者當地政府出具的證明（限境外工商企業）；或者申請人身份證件復印件（限專利權人為自然人的）；

（三）授權委托書；

（四）專利權人合法行使專利權的貨物的名稱、產地、進出境地海關、進出口商、主要特征、價格等；已知的侵犯專利權貨物的制造商、進出口商、進出境地海關、主要特征、價格等。

（五）專利海關備案申請書。

第二十八條 海關可以根據《知識產權海關保護條例》對懷疑的進出口貨物侵犯專利權的貨物主動采取扣留的行政行為，也可以基于當事人的請求進行。

第二十九條 律師代理專利權海關保護案件注意事項：

（一）專利權海關保護既可以基于已向海關總署備案的專利而進行，也可以基于權利人向出口貨物所在地海關投訴而進行。

（二）作為投訴方，應向海關提供被扣留貨物等值的擔保；作為被扣留貨物一方也可以提供相應擔保以使其貨物得到海關放行。

第五章 專利刑事訴訟法律業務

第三十條 專利刑事訴訟主要針對假冒他人專利的行為，根據專利法的規定，假冒他人專利行為情節嚴重的，構成假冒他人專利罪，處三年以下有期徒刑、拘役或罰金。

第三十一條 律師處理此項業務應注意如下幾個方面：

1、假冒他人專利行為與冒充專利行為的區別。

前者按照《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的 解釋》第十條的規定界定；后者按照專利法的規定界定。

2、假冒他人專利行為與侵犯他人專利行為的區別。

當假冒他人專利行為情節嚴重并且侵犯他人專利權時，應當提起刑事附帶民事訴訟。

3、非法經營數額和違法所得數額的區別。

“非法經營數額”，是指行為人在實施侵犯專利權行為過程中，制造、使用、銷售侵權產品的價值；“違法所得數額”是指行為人在實施侵犯專利權行為過程中，制造、使用、銷售侵權產品獲利的數額。

4、一般情節和情節嚴重的區別及法律后果。

“情節嚴重”是指以下情形之一：非法經營數額在二十萬元以上或者 違法所得數額在十萬元以上的；給專利權人造成直接經濟損失五十萬元以上的；假冒兩項以上他人專利，非法經營數額在十萬元以上或者違法所得數額在五萬元以上的；其他情節嚴重的情形。假冒專利行為，只有達到“情節嚴重”，才構成犯罪。

第六章 附 則 第三十二條 本指引適用于新疆維吾爾自治區律師辦理專利法律業務。第三十三條 本指引與法律、行政法規、司法解釋等相關法律規定有沖突或不符時，以法律、行政法規、司法解釋等相關規定為準。

第三十四條 本指引由新疆律師協會業務指導及繼續教育委員會負責解釋。

第三十五條

本指引自新疆律師協會常務理事會通過之日起實施。17

第三篇：律師辦理專利法律業務操作指引

廣東省律師辦理專利法律業務操作指引（2005年試行版－廣東）

目錄

第一章 總則

第二章 專利非訴訟法律業務

第三章 專利民事訴訟法律業務

第四章 與行政機關有關的專利法律業務

第一節專利行政調解及查處

第二節專利行政訴訟法律業務

第三節專利海關備案及保護法律業務

第五章

專利海關備案及保護法律業務

第六章

附則

第一章總則

第一條 為了指導律師從事專利法律服務業務，減少執業風險，特制定本操作指引。

第二條 本指上所稱的專利法律服務業務，主要包括：各類專利申請，專利復審、無效，專利侵權判定，專利轉讓和專利許可等方面的非訴訟業務及訴訟業務。

第三條 專利業條有關的法律、法規及相關規定主要有：

（一）《中華人民共和國民法通則》

（二）《最高人民法院關于貫徹執行民法通則若干問題的意見》

（三）《中華人民共和國刑法》

（四）《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

（五）《中華人民共和國專利法》

（六）《中華人民共和國專利法實施條例》

（七）《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》

（八）《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行適用法律問題的若干規定》

（九）《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

（十）《專利審查指南》

（十一）《最高人民法院關于專利法、商標法相關案件分工問題的批復》

（十二）《中華人民共和國知識產權海關保護條例》

第四條 本指上旨在為律師從事商標法律服務業務提供最基本的指引，律師還應結合自己的實踐經驗、豐富及完善各項業務操守。

第五條 本律師協會在處理本會會員執業經律和糾紛案件時，涉及專利法律業務的案件，參照本指引。

第二章 專利非訴訟法律業務

第六條 專利非訴訟業務主要包括，但不限于：

各類國內、涉外專利申請；專利申請的復審、專利權無效宣告；專利轉達讓及實施許可；提供專利保護整體戰略規劃分析，侵權判定分析等法律資詢。

第七條 律師代理各類專利申請業務 律師代理此項業務，主要是負責辦理申請專利的各種手續，其責任在于將發明創造的有關事實正確地按照法律的要求將其表述出來。提出專利申請必須迅速及時，在任何情況下，都應當注意法定期限限制。同時亦應當做好如下工作：

（一）國內申請：

1、專利代理律師從事該項業務的一般程序：

1）

提供專利申請咨詢，對客戶專利性進行分析；

2）

簽訂委托代理合同及專利代理委托書；

3）

發出律師費用報價及支付代理費用；

4）

整理客戶遞交的技術交底材料；

5）

代理人撰寫申請文件，申請人審閱申請文件； 6）

向專利局遞交申請文件，將受理通知書及申請文件副本交付申請人；

7）

經過專利局審批，收到授權決定后通知申請人登記手續；

8）

領取專利證書，并通知專利梭按時繳納年費，轉送專利局文件。

2、受理機關：

位于北京的國務院專利行政部門，即國家知識產權局負責管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。

如申請港、澳、臺專利，應單獨向港、澳、臺地區知識產權署（智慧財產局）辦理。

3、理辦理途徑：

1）國內的申請人辦理各種專利申請事宜有兩途徑：一是可以委托專利代理機構辦理；二是可以自己直接向國家知識產權局提出申請。

2）外國人或外國企業在中國辦理專利申請和其他專利事務，應當委托國務院專利行政部門指定的專利代理機構辦理，但在中國有經常居所或營業所的外國人或外國企業除非。

4、提交有關文件。

1）應按照《專利法》及其實施細則規定的內容、式樣、文字、書寫方式和其他有關規定的要求，填寫專利申請書、說明書、說明書摘要有權利要求書，提供處觀設計的圖片或照片等文件；

2）如委托代理機構的，還需要提交《專利代理委托書》。

5、及依法請求專利局審查專利申請。專利審查的目的在于，確定專利申請是否條例《專利法》規定的形式要件和實質要件，從而決定是否批準授予專利權。律師應當在法律規定的期限內，請求專利局對專利申請進行實質審查，以免逾期造成被動。

（二）國外申請：

1、從事該項業務的主體是國家知識產權局指定的涉外代理機構的專利代理律師。根據我國專利法規定，將在國內完成的發明創造向國外申請專利的，應當道先在中國國內申請專利。

2、辦理途徑：

專利代理律師可通過兩種途徑為申請人辦理向國外申請專利業務，一種通過巴黎公約途徑；另一種是通過PCT國際申請途徑。

3、申請國外專利應提供的文件和資料

1）、申請國外專利指令信，該指令信應詳細寫明：申請人的名稱（姓名）和地址；發明人的姓名和地址；指明申請專利的種類；擬提出申請的國家或地區；曾在國外申請專利的情況；是否要求優先權；委托人的聯電話、地址等。

2）、該國內專利申請的請求書復印件；

3）該國內專利申請受理通知書復印件；

4）該國內專利申請的文件；

5）現有技術資料，指就申請人所知的與發明相關的專利文獻、科技文獻、外國專利局的檢索報告或審查結果；

6）國外代理人委托書；

7）國外專申請表。

第八條 專利申請的復審、專利權的無效宣告業務

（一）專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服，可以向專利復審委員會請求復審，律師在專利申請復審程序中，應當為當事人做好如下工作：

1、提交專利復審請求書，說明理由，必要時還應當附具有關證據；

2、為當事人提出復審請求時或針對專利復審委員會的復審通知書作出簽名冊復時，可以根據實際需要修改專利申請文件，但修改公限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。

3、針對專利復審委員會的復審通知，要在指定的期限內陳述意見，否則復審請求視為撤回。

（二）自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或個人認為專利權授予不符合專利法之規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。律師應識識到代理無效宣告請求人及專利權人應從不同角度采取相應對策：

1、代理無效宣告請求人

1）分析被請求無效宣告專利情況；

2）檢索相關文獻，收集證明其無效的證據；

3）提交無效宣告請求書、授權委托書及說明無效理由；

4）在專利復審委員會受理無效宣告請求后，在提出無效宣告請之日起1個月內提交補充證據及增加無效理由； 5）參加口審。

2、代理專利權人

1）比較分析請求人提供的證據中所涵概的技術特征與專利權人專利技術的異同，檢索文獻，收集證據；

2）在指定期限內陳述意見；

3）發明或實用新型專利，可根據實際需要修改權利要求書，但不得擴大原專利的保護范圍；

4）參加口審。

第九條 專利申請權轉讓、專利權轉讓合同及專利實施許可合同

（一）律師代理專利申請權轉讓、專利權轉讓合同談判及起草應注意以下要領：

1、確認轉讓方是否有主體資格；

2、明確發明創造實施和轉讓情況及其后果；

3、審查專利申請有無被駁回的理由及明確被駁回的法律后果；明確專利利權被宣告無校的理由及其法律后果；

（二）律師代理專利實施許可合同，應當注意：

1、選擇專利實施許可的種類；

2、明確專利實施許可的種類；

3、明確專利權終止和被宣告無效的法律責任；

4、審查專利實施許可合同的有效性，全面約定雙方權利義務。

第十條

為企業、專利申請人提供其他專利法律顧問服務

（一）專利保護整體戰略規劃

1、確定企業生產技術成果可申請專利的領域；

2、為企業分析同行業的專利技術成果，以排除該企業生產技術發展與同領域其他企來專利的沖突；

3、幫助企業建立專利法務部，實現專利保護由專業、專門人員管理的體制；

4、幫助企業建立自身的專利數據庫；

5、定期為企業技術人員提供培訓服務，提高專利意識。

6、協助企業設立專利申請獎勵機制。

（二）提供侵權判定分析，幫助企業確定技術發展的正確方向；

（三）幫助發明人判定申請專利的可行性及提供價值分析。

第三章

專利民事訴訟法律業務 第十一條

律師代理專利民事糾紛案件主要包括侵犯專利權糾紛案件；專利申請權、專利權權屬糾紛案件；轉讓專利申請權、轉讓專利權合同糾紛案件；專利實施許可使用費糾紛案；發明專利申請公布后、專利權授予前使用費糾紛案件。

第十二條

專利侵權案件：

在專利有效期內，非法侵犯專利權人依法所享有的專利權利的行為。

《專利法》規定，專利權被授予以后，除法律另有規定的以處，未經專利權人許可，以生產經營為目產，制造、使用、銷售、進口其發明或實用新型專利產品，或使用其專利方法以及使用、銷售、進口依該方法直接獲得的產品，或制造、銷售、進口外觀設計專利產品的行為都屬于侵犯專利權的行為。

（一）專利侵權行為應同時具備以下幾個條件：

1、有被侵犯的有效的專利權存在；

2、在《專利法》所述侵權行為；

3、施專利侵權行為的損害結果客觀存在；

4、以生產經營為目的；

5、未經專利權人許可；

6、專利侵權人主觀上必須有過錯。

（二）作為原告代理律師

1、客戶專利權受到侵犯時，律師可考慮通過提起民事訴訟幫助客戶解決糾紛，并應從以下幾六方面進行訴前分析：

1）本案是否屬于人民法院受理范圍；

請參照《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第1條規定。

2）審查當事人是否適格；

-審查原告是否是專利權人或利害關系人；

-審查是個人發明創造還是職務關明創造；

-審查是否屬合作完成的發明創造，委托完成的發明創造，確定能否單個起訴，或需要共同作為原告。

3）審查專利目前的法律狀態，確定專利保護范圍；

4）本案應由何地人民法院管轄；

專利糾紛一審案件，由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。

5）是否超過訴訟時效，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由；

侵犯專利的訴訟時效為二年，自專利權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續，在該專利保護期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為；侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。

6）本案證據是否符合立案要求；

2、確定訴訟請求

1）停止侵害（適用于起訴時侵權行為仍在持續的案件）

2）消除影響、賠禮道歉（適用于侵權行為對專利權人的信譽造成損害的案件）

3）賠償損失（適用于侵權并造成損害的案件）

3、收集和審查證據，包括：

1）證明原告專利權存在的證據，其中包括必須收集并提供專利證書；

-最近一年繳納專利年費的收據；-專利公告；

-發明及實用新型專利說明書，外觀設計專利圖片；

-實用新型專利需提供專利檢索報告。

2）證明被告侵權事實的證據，其中包括但不限于購買侵權產品，并提供統一專用發票，以證明侵權產品落入專利權人專利保護范圍；收集相關網頁、廣告、雜志及報刊等相關資料，以證明被告侵權行為存在。

3）證明原告所花費用及損失的存在與數額

-費用：包括調查、制止侵權所支付的合理費用；

-損失：采取以下三種方式計算：

-以專利權人因侵權行為受到的實際經濟損件作為損失賠償額；

-以侵權人因侵權行為獲得的全部利潤作為損失賠償額；-根據情節參照專利許可使用費的一至三倍合理確定。

4、訴前禁令、財產保全、證據保全措施：

從保護原告利益以及為防止被告毀滅證據角度來看，訴前申請采取責令停止侵權行為、證據保全措施是較好的方式。具體參照《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》

5、申請保全的證據、財產包括：

1）關于被告侵權行為的證據；

2）關于被告獲利情況的證據；

3）查封、扣押、凍結相關財產。

（三）作為被告代理律師

1、作為被告代理律師參于訴訟，應當從以下幾個方面著手考慮： 1）本案是否屬于人民法院受理范圍；

2）審查當事人是否適格；

3）本案應由何地人民法院管轄，是否可以提出管轄權異議；

4）是否超過訴訟時效；

5）對被告實際是否存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷；

6）被告侵權的證據情況及數量，并結合證據對原告專利的穩定情作初步分析；

7）被告行為的法律性質后果；

8）在綜合以上分析的基礎上，收集相關證據，考慮向國家專利復審委員會提出專利權無效宣告請求，以便在訴訟中申請法院中止案件審理。

2、作為被告律師應從以下幾方面進行抗辯： 1）以原告濫用保護期限抗辯；

-原告未按時繳納專利年費，專利處于“被視為放棄狀態”；

-原告專利已被中國專利局撤辯；

-原告專利已經被專利復審委員會宣告無效；

-原告專利不符合專利性條件或其它法律規定，應當被宣告無效，具被告已向專利復審委員會提出無效宣告請求并被授理。

2）以被告不侵權進行抗辯

-被控侵權物（產品或方法）的技術特征與原告專利權利要主對應必要技術特征；

-被控侵權物（產品或方法）的技術特征與原告專利權利要求對應必要技術特片相比，有一項或一項以上的技術特征有本質區別；

-屬于個人（不包括單位）非經營目的的制造、使用行為；

3）以該行為不視為侵權進行抗辯

-專利權用盡；

-先用權；

臨時過境；

科學研究與實驗性使用

4）以原告專利為已有技術抗辯

-僅適用于等同專利侵權，不適用于相同專利侵權的情況；

證明該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者專利為該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案

5）以合同抗辯

-以被告實施的技術是通過技術轉讓合同從第三人處合法取得為由進行侵權抗辯，該抗辯不屬于對抗侵權的理由，只是承擔侵權責任的抗辯理由；

-技術轉達讓合同的受讓方被訴侵權，律師作為其代理人可以合同抗辯，主張由轉讓方先承擔侵權責任感，而受讓方承擔一般連帶責任。

6）以訴認時效抗辯

-專利侵權訴訟時效為二年，自專利梭或利害關系人知道或應當知道侵權行為之日起計算，代理律師可以提出專利權人行使超過訴訟時效的抗辯。

7）以損害不存在或數額計算沒有依據為由進行抗辯

-原告銷量減少計算不正確；

-被告所獲的利潤計算不正確；-損失的講算方式不正確；

-原告所依據的專利實施許可費用不合理。

第十三條 專利申請權、專利權權屬糾紛案件

（一）專利申請權糾紛案，即主要關于是職務發明創造還是非職務發明創造；關于住是發明人或設計人；關于合作完成或接受委托完成的發明創造，誰有權申請專利。專利權權屬糾紛案，即在授予專利后，當事人就誰該是發明創造的真正權利人而發生爭議。

（二）律師代理此類案件，除應把握一般專利民事訴訟所具有的共同特點外，還應注意以下幾點：

1、區分職務發明與非職務發明；

2、區分合作開發合同當事人與共同發明人；

3、依合同約定情況下的權利歸屬與依實際合作形成的權利共有。第十四條 轉讓專利申請權、轉讓專利權、專利實施許可合同糾紛案件律師代理此類案件，除參照民事合糾紛的程序及處理方式之外，可參《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

第十五條 發明專利公布的，專利授予前的使用權用費糾紛

我國專利法對發明專利申請實行早期公開，延遲審查制度。律師代理此類案件，應明確在發明專利申請公開后至獲得專利權以前，申請人可要求實施其發明的單位和個人支付適當的費用，但無權要求使用人停止使用其發明技術，如果使用人拒絕支付費用，申請人尚不能據此提起訴訟，一般是等待發明專利權授予后，與專利侵權糾紛一并解決。

第十六條 關于和解：律師代理專利民事訴訟案件，應考慮是否雙方能達成和解。做好如下工作：

（一）作為控方律師：

1、充分了解侵權方的狀況，并據此分析和解成功的可能性及侵權方支付賠償款的能力；

2、按照訴訟要求，收集好侵權證據；

3、依據現有立法及實踐經驗評估出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額，并依此確定與侵權方和解時的最高價位及最抵價位；

4、準備好談判不成功后的下一步方案。

（二）作為被控律師

1、與被控方進行充分溝通，并對被控方實際是滯存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷；

2、積極與控方進行溝通，盡可能了解其手中掌握的有關侵權的證據情況及數量；

3、判斷被控方行為的法律性質及后果；

4、準備控方不接受和解的下步方案。

第四章與行政機關的關的專利法律業務

第一節專利行政調解及查處

第十七條 律師代理如下專利案件后，可代為申請行政調解：

（一）專利申請權和專權歸屬糾紛；

（二）發明人、設計人資格糾紛；

（三）職務發明的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛；

（四）在發明專利申請公布后專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛。

第十八條 律師代理假冒專利行為案件，可直接舉報、代為申請行政查處。

第十九條 行政調處的專利管理機關的特殊性 特指由省、自治區、直轄市人民政府設立以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。

第二十條 行政調處管轄

由被請求人和侵權行為地（侵權行為實施地和侵權行為結果地）的市級以上專利管理機關管轄。

第二十一條 律師代理行政調處案件，應做好如下工作：

（一）提交專利糾紛調解申請書或專利侵權糾紛處理請求書；

（二）收集被請求人專利侵權的相關證據。（具本可參照專利侵權訴訟證據內容的規定）；

（三）作好如果不能達成行政調解或對專利管理機關作出的處理決定不服向法院提起訴訟的準備工作。

第二節專利行政訴訟法律業務 第二十二條 律師代理專利行政訴訟的案件范圍包括以下幾類：

（一）以中國國家知識產權局為被告，其中主要包括，但不限于

1、對專利局不予受理其申請不服的糾紛；

2、對其專利申請被視為撤回、對其專利權被視為放棄或被終止不服的糾紛；

3、對專利局確定的申請日有爭議，對專利局不確認其優先權不服的糾紛；

4、認為專利局作出的其他具體行政行為侵犯其合法權益的糾紛。

（二）以專利復審委員會為被告，主要包括，但不限于

1、對維持駁回申請復審決定不服的糾紛；

2、對專利權無效宣告請求決不定期不服的案件。

（三）以地方專利管理機關為被告

僅對冒充專利行為依職權進處罰不服可提起行政訴訟，而地方專得管理機關的其他調處決定不服的，只可以向人民法院提起民事訴訟。

第二十三條

專利行政訴訟案件管轄法院

凡以中國國家知識關權和專利復審委員會為被告的專利行政案件，均由北京市第一中級人民法院作為第一審法院，北京市高級人民法院作為第二審法院。

對于以地方專利管理機關為被告的專利行政訴訟案年，則由被告所在地的對專利糾紛案有管轄權的中級人民法院管轄。

第二十四條

專利行政訴訟案件證據

律師代理該項業務，可以參照最高人民法院《關于行政訴訟證據若干問題的規定》，但應當注意專利行政訴特殊的證據規則： 專利行政訴訟的特殊性決定了在各種類證據中最具有證明力的應為書證，主要為各種專利文獻。專利代理律師應在收集，檢索國內外各種相關專利文獻的基礎上，分析其中主要技術特征，以支持自己的主張。

第三節專利海關備案及保護法律業務

第二十五條 權利人要求海關對其與進出境貨物有關的知識產權實施保護的，應當將其知識產權向海關備案，可委托律師事務所及專利代理機構代為申請，亦可自己真接提出備案申請。

第二十六條 專利海關備案管轄機關

專利權人應當向海關總署提出申請，具體提交文件至海關總署政策法規司知識產權保護處。

第二十七條 律師為專利權人辦理專利海關備案業務，應提交以下文件：

（一）專利權利證明：

1、專利證書的復印件（申請外觀設計備案的，還應提交專利公告附圖）；

2、中國專利局所具的專利登記簿副本或者載有申請人名稱的專利維持費收據的復印件（限專利證書的簽發日期距申請備案日期一年以上的）；

（二）申請人身份證明：

加蓋工商管理部門確認的營業執照復印（限境內工商企業）；或者公司登記文件復印件或者當地政府出具的證明（限境外工商企業）；或者申請人身份證件復印件（限專利權人為自然人）；

（三）代理授權委托書：

（四）代理人身份證明：加蓋工商管理部門確認章的營業執照復印件（限境內工商企業）；或者設立律師事務所的批準文件；

（五）專利海關備案申請書。第二十八條 海關根據《知識產權海關保護條例》對懷疑的進出口貨物侵犯專利權的貨物采取扣留的行政行為，該程序也可以基于當事人的請求進行。

第二十九條 律師代理專利權海關保護案件注意事項：

（一）專利權海關保護既可以基于專利進行了海關保護備案登記而進行，也可以基于權利人向出口貨物所在地海關投訴而進行。

（二）作為投訴方，應向海關提供被扣留貨物等值的擔保，被扣留貨物一方也可以提供相慶擔保以使其貨物得到海關放行。

第五章 專利刑事訴法律業務

第三十條 專利刑事訴訟主要針對假冒他人專利的行為，據專利法的規定，假冒他人專利行為情節嚴重的，構成假冒他人專利罪，處三年以下有期徒刑、換拘役或罰金。

第三十一條 律師師處理此項業務時應注意如下幾個方面：

（一）假冒他人專利行為主要是：

1、行為人在自己的產品上標明是他人的專利產品，或直接標明他人專利的專利號、專利標記、或者在廣告中宣傳自己生產和推售的產品是他人的專利產品；

2、行為人通過不正當手段騙取到他人的專利證書，將自己生產的產品冒充該專利產品，到商業部門推銷，在產品上雖然未注明是他人的專利產品，但商業部門憑著專利證書，將該產品當作他人的專利產品宣傳、出售。

（二）實踐中應劃清的幾個界限：

1、仿制專利產品不屬于假冒他人專利；

2、未經專利權人同意，許可或委托他人實施專利，不屬于假冒他人專利；

（三）“情節嚴重”的界定： 假冒他人專利只有達到情節嚴重，才構成刑事犯罪，具本指因假冒他人專利而給專利權人的權益造成嚴重損害，嚴重干擾專利管理秩序或給社會造成嚴重后果、造成惡劣影響的情況。

第六章 附則

第三十二條

本指引適用于廣東省律師辦理專利法律業務，本指引由廣東省律師協會知識產權專業委員會負責解釋。

第三十三條

本指引與法律、法規、司法解釋等相關法律規定有沖突或不符時，以法律、法規、司法解釋等相關法律規定為準。

第三十四條

本指引自公布之日起實施。

第四篇：上海市律師協會《律師提供專利法律服務業務操作指引》

上海市律師協會《律師提供專利法律服務業務操作指引》

（2007年12月18日業務研究與職業培訓委員會會議通過）

1.專利權和專利權法律保護 1.1 專利權

專利權是指一個國家專利主管機關依法授予專利申請人或其專利申請權繼承人在法定時間中，在該國（或地區）地域內享有的相應的獨占性的權利。

1.2.我國專利法保護的專利類型

我國專利法規定因發明創造的類型不同而分別授予發明專利權、實用新型專利權和外觀設計專利權，也就是將專利分為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。

發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案。發明專利既保護產品發明，也保護方法發明以及用途發明。產品發明是指儀表、機器、設備、裝置或者液態、氣態、粉末狀物質等人類創造的有形物。方法發明是指制造特定產品或者實現特定技術目標采用的工藝流程、制造方法、技術手段以及開拓性的用途的發明創造。

實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型必須是產品發明創造，而方法發明創造及用途發明創造都不能申請實用新型專利；實用新型必須是具有固定形狀和構造的產品發明創造；沒有固定形狀和構造的氣態、液態和粉末、顆粒狀物質以及單純的線路等不能申請實用新型專利。

外觀設計是指對產品的形態、圖案、色彩或者其結合作出的富有美感的并適于工業上應用的新設計。外觀設計是一種以工業應用為目的，依附于以具體工業方法生產之產品的美學設計，可以是形狀、圖案、色彩三種要素的一種或者兩種、三種的組合，外觀設計既可以是平面的，也可以是立體的。外觀設計專利保護對象只是產品外觀的美學設計，不涉及產品的技術內涵。

1.3.我國專利權的期限

我國專利法規定：發明專利權期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權期限都是10年，都從專利申請日起算。但是如果更確切地講，我國各類專利權的專利權實際保護期限要比上述年限短一些。例如發明專利申請共經歷了三個階段，先是提出申請，再是專利申請文件早期公開，最后是批準授權與否。在提出申請至早期公開這一階段專利申請的技術內容還是保密的，法律只保護專利申請人因“申請在先”而依法產生的“先申請權益”，但對已申請專利的技術內容沒有實質的專利權保護，這一階段對相關技術內容的保護，仍然適用于技術秘密保護的法律規定。在早期公開至批準授權與否這一階段中，我國專利法規定只給予專利申請人以“臨時保護”，即“申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用”，但決不是實質的完整的專利保護。直到正式授予發明專利權后，專利申請人才正式“轉正”為專利權人，享有真正的完整的專利權。所以，發明專利權的全面的保護期限實際上應當從授予專利權日起開始。同理，實用新型專利權和外觀設計專利權的全面保護期限也開始于授予專利權日起。

1.4 我國專利權的保護客體和保護內容 1.4.1保護客體

并非所有的發明創造都能夠被授予專利權，根據我國專利法，首先，對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權；其次，對下列各項，不授予專利權：

（一）科學發現；

（二）智力活動的規則和方法；

（三）疾病的診斷和治療方法；

（四）動物和植物品種－但其生產方法，可以依照專利法規定授予專利權；

（五）用原子核變換方法獲得的物質。

1.4.1保護內容

我國專利法規定：發明和實用新型專利權被授予后，除另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品。我國專利法還規定：發明專利權和實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用以解釋權利要求。外觀設計專利權的保護范圍則以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。

1.5我國的專利主管機關

根據《專利法》第3條的規定，國家知識產權局管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。

省、市、縣（含縣級市、區）人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作。

2.我國現有專利立法、相關規定及國際條約 2.1.《中華人民共和國專利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行）

2.2 《中華人民共和國民法通則》（1987.1.1施行）2.3 《中華人民共和國刑法》（1997.10.1施行）

2.4 《專利法實施細則》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2002.7.1施行）

2.5 《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（2001.7.1施行）

2.6 《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》（2001.7.1施行）

2.7 《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》（1992.2.9施行）

2.8.《最高人民法院關于專利侵權糾紛案件地域管轄問題的通知》（1987.6.29施行）

2.9《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2004年11月2日施行）

2.10 《專利代理條例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）2.11《專利行政執法辦法》（2001.12.17施行）

2.12《中華人民共和國知識產權海關保護條例》（2004年3月1日施行）2.13 《國防專利條例》(2004年11月1日起施行)2.14 《審查指南》(2006年新版)2.15《國家知識產權局行政復議規程》（2002年9月1日起施行）除上述與專利相關的主要法律法規和司法解釋外，關于與專利相關的國際條約，我國于1985年加入《保護工業產權巴黎公約》，1993年加入《專利合作公約》，2001年加入世貿組織WTO，我國承諾履行《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS）。

3.專利非訴訟法律服務 3.1 專利管理

在專利非訴訟法律服務中，指導客戶建立專利管理機構，進行有效的專利管理是知識產權律師重要的工作內容。

3.1.1 確定專利管理機構的職責范圍 專利管理機構的職責范圍通常包括以下內容： ① 相關技術領域最新專利信息的收集與分析。② 國內外專利申請的辦理。③ 專利文件的整理與歸檔管理。④ 專利價值評估。⑤ 參與專利戰略的制訂。⑥ 參與專利訴訟的進行。3.1.2.指導客戶制定專利戰略

專利戰略的內容包括專利調查戰略、專利申請戰略、專利實施戰略和專利訴訟戰略等方面。其中專利調查戰略通常包括技術動向調查、專利性調查、專利法律狀態調查、同族專利調查、監視調查等。

專利申請戰略通常包括基本專利戰略、外圍專利戰略、搶先申請戰略等。專利實施戰略主要包括專利實施戰略、專科轉讓戰略、專利許可轉讓、專利引進戰略等。

3.1.3.指導客戶進行專利培訓

律師應當專利管理機構門定期安排有關課程對員工進行專利知識培訓，培訓的內容包括專利相關法律法規，相關案例，最新專利信息等。

3.2指導客戶進行專利轉讓和實施許可業務

3.2.1 根據專利法的的規定，專利申請權和專利權都可以轉讓。在辦理專利申請權和專利權轉讓業務時，應注意以下幾點：

（1）中國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的，必須經國務院有關主管部門批準。（2）轉讓專利申請權或者專利權的，讓與人與受讓人應當訂立合同。該合同為要式合同，即必須以書面形式訂立。對轉讓專利申請權或者專利權的合同，除專利法或有關行政法規另有規定的以外，應適用《中華人民共和國合同法》的有關規定。

（3）轉讓專利申請權或者專利權的讓與人與受讓人訂立轉讓合同后，應當向國務院專利行政部門辦理登記。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。需要指出的是，當事人辦理登記，是專利申請權或者專利權轉移生效的要件，而不是轉讓合同生效的要件。依照合同法的規定，依法成立的轉讓專利申請權或者轉讓專利權的合同，自成立時即生效，當事人一方不得以未經登記為由主張合同無效。合同成立后，因未向國務院專利行政部門辦理登記手續使轉讓不生效的，當事人應當依法補辦登記手續。

（4）按照國務院發布的《國防專利條例》的規定，國防專利申請權和國防專利權只能向國內的中國單位或者中國公民轉讓，禁止向國外的單位或者個人轉讓。轉讓國防專利申請權或者國防專利權的，屬于全民所有制單位的，須經該單位上級主管部門批準；屬于集體所有制單位或者個人的，須經國防專利局批準。向中外合資經營企業、中外合作經營企業轉讓國防專利申請權或者國防專利權的，須向國防專利局提出申請，由國防專利局報國防科工委批準。

3.2.2 按照被許可人取得的實施權的范圍以及被許可人享有的權利，可以將專利實施許可分為以下5種類型：

（1）獨占實施許可（簡稱獨占許可）是指在一定時間內，在專利權的一定地域范圍內，專利權人只許可一個被許可人實施其專利，而且專利權人自己也不得實施該專利。獨占實施許可被許可人的地位與專利權人有相似之處。獨占實施許可的被許可人可以根據合同的約定獨占地實施專利技術，排除專利權人的實施行為，也可以在專利權人不起訴的情況下單獨提起侵權訴訟，或者請求人民法院采取訴前臨時措施。

（2）排他實施許可（簡稱排他許可）也稱獨家許可，是指在一定時間內，在專利權的一定地域范圍內，專利權人只許可一個被許可人實施其專利，但專利權人自己有權實施該專利。排他許可與獨占許可的區別就在于排他許可中的專利權人自己享有實施該專利的權利，而獨占許可中的專利權人自己也不能實施該專利。

（3）普通實施許可（簡稱普通許可）是指在一定時間內，專利權人許可他人實施其專利，同時保留許可第三人實施該專利的權利。這樣，在同一地域內，被許可人同時可能有若干家，專利權人自己也可以實施。普通許可是專利實施許可中最常見的一種類型。普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權訴訟，能否申請人民法院采取臨時措施，關鍵在于實施許可合同的具體約定。

（4）分實施許可（簡稱分許可）是針對基本許可而言的，即在被許可人與專利權人訂立實施許可合同的基礎上，被許可人依照與專利權人的協議，作為許可人再許可第三人實施同一專利，被許可人與第三人之間的實施許可就是分許可。被許可人簽訂這種分許可合同必須得到專利權人的同意，否則無權訂立分許可合同。

（5）交叉實施許可（簡稱交叉許可）也稱作互換實施許可，是指兩個專利權人互相許可對方實施自己的專利。這種許可，兩個專利的價值大體是相等的，所以一般是免交使用費的，但如果二者的技術效果或者經濟效益差距較大，也可以約定由合同一方當事人給予另一方當事人以適當的補償。交叉許可的性質，既可以是普通許可，也可以是獨占許可或排他許可。

3.3 代理專利行政維權

3.3.1.代理客戶提起行政處理請求

我國《專利法》第57條的規定，專利權被侵犯的救濟方式包括：（1）協商，即專利侵權糾紛可以由當事人協商解決；（2）司法救濟，即專利權人或者利害關系人向人民法院提起民事訴訟；（3）行政救濟，即專利權人或者利害關系人請求管理專利工作的部門處理，要求責令停止侵權行為，也可以就賠償額請求調解。

管理專利工作的部門對專利侵權糾紛的處理包括以下職能：一是應當事人的請求，對專利侵權糾紛進行處理，認定侵權行為成立的，責令侵權人立即停止侵權行為，這是具體行政行為，當事人不服的，可以依法提起行政訴訟。侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。二是在行政處理的過程中，應當事人的請求，就專利侵權的賠償額進行調解。這是一種調解，不具有約束力，調解不成的，當事人可以依法提起民事訴訟。律師在指導客戶向專利管理部門提出行政請求，主要包括以下工作內容：起草行政請求書、指導客戶收集必要的權利證據和侵權證據等。

3.3.2.代理客戶進行海關知識產權保護備案

根據《知識產權海關保護條例》的規定，海關依照國家有關法律規定，在邊境執法中保護與進出境貨物有關并受中華人民共和國法律行政法規保護的知識產權，其中包括專利權。

律師在代理當事人辦理知識產權海關備案時應注意，權利人向海關總署提出海關保護備案申請，應事先向海關領取備案申請書。權利人或其代理人應按照要求填寫申請書，并隨附有關文件，送交或寄送海關總署。

權利人提出備案申請，應按照一項權利一份申請的原則提出，即每份申請書只能就一份權利證書上的專利提出申請。申請書應用中文填寫，并保證交驗的申請文件真實、有效。

權利人在提交申請時應當同時附送下列文件：①專利權人的身份證明文件；授權委托書；②專利證書的復印件，經專利局登記和公告的專利轉讓合同副本，專利實施許可合同副本；③海關總署認為需要附送的其他文件。交驗的文件為外文的，同時提交中文譯本。

3.4專利申請代理 3.4.1國內專利代理

根據專利法規定，中國單位或者個人在國內申請專利和辦理其他專利事務的，可以委托專利代理機構辦理。因此，具有專利代理資格的律師事務所可以以事務所身份從事專利代理法律服務的；而沒有專利代理服務資格，但確有能力從事專利代理法律服務的，可以參照民事訴訟中類似公民代理的方式，從事專利代理工作。

專利代理根據申請專利類型的不同而有所不同。

申請發明專利的，一般包括如下幾個階段：

1、撰寫發明申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發明的發明點；正式撰寫申請文件，包括權利要求書、說明書等；遞交正式申請。

2、專利審查中的代理：

1、初步審查程序中的代理：協助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；

2、實質審查程序中的代理：主要為幫助客戶做好對專利局針對申請文件可能作出的實質審查意見通知書的答復。

3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發明申請，應協助客戶做好對相關文件、期限和費用的管理。

申請實用新型或外觀設計專利的，一般包括如下幾個階段：

1、撰寫申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發明創造的發明點；正式撰寫申請文件；遞交正式申請。

2、初步審查程序中的代理：協助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；

3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發明申請，應協助客戶做好對相關文件、期限和費用的管理。

3.4.2涉外專利代理

根據專利法規定，在中國沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務的，應當委托國務院專利行政部門指定的專利代理機構辦理；中國單位或者個人將其在國內完成的發明創造向外國申請專利的，應當先向國務院專利行政部門申請專利，委托其指定的專利代理機構辦理，并遵守專利法第四條的規定；中國單位或者個人可以根據中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請；申請人提出專利國際申請的，應當遵守前述規定。因此，除極少數例外，律師事務所律師從事涉外專利申請，相應律師事務所應具有涉外專利申請代理資格。

在涉外專利申請實務上，一般分為國內向國外申請（內向外）和國外向國內申請（外向內），其形式一般分為PCT模式和優先權模式。鑒于篇幅和其服務的特殊性，此處不做展開。3.5專利行政復議代理

根據規定，公民、法人和其他組織,認為國家知識產權局的具體行政行為侵犯其合法權益的,可以向國家知識產權局申請復議。復議申請人、第三人可以委托代理人代為參加復議。因此，律師可以代理復議申請人、第三人參加國家知識產權局的行政復議。

按規定，目前國家知識產權局受理專利行政復議的范圍，包括:(一)專利申請人對不予受理其申請不服的;(二)專利申請人對申請日的確定有爭議的;(三)專利申請人對視為未要求優先權不服的;(四)專利申請人對其專利申請按保密專利申請處理或者不按保密專利申請處理不服的;(五)專利申請人對專利申請視為撤回不服的;(六)專利申請人對視為放棄取得專利權的權利不服的;(七)專利權人對專利權終止不服的;(八)專利申請人、專利權人因耽誤有關期限導致其權利喪失,請求恢復權利而不予恢復的;(九)專利權人對給予實施強制許可的決定不服的;(十)強制許可請求人對終止實施強制許可的決定不服的;(十一)國際申請的申請人對國家知識產權局根據專利法實施細則第一百零二條終止其國際專利申請不服的;(十二)國際申請的申請人對國家知識產權局根據專利法實施細則第一百一十五條所作復查決定不服的;(十三)專利代理機構對撤銷其機構的處罰不服的;(十四)專利代理人對吊銷其《專利代理人資格證書》的處罰不服的;(十五)公民、法人和其他組織認為國家知識產權局作出的其他具體專利行政行為侵犯其合法權益的。不包括：(一)專利申請人對駁回專利申請的決定不服的;(二)專利申請人對復審決定不服的;(三)專利權人和無效宣告請求人對專利復審委員會就無效宣告請求所作決定不服的;(四)專利權人或實施強制許可的被許可人對實施強制許可使用費的裁決不服的;(五)國際申請的申請人對國家知識產權局作為國際申請的受理單位、國際檢索單位和國際初步審查單位所作決定不服的。有關專利行政復議的具體事項，可參照相關律師從事行政復議指引及《國家知識產權局行政復議規程》規定。

3.6專利復審代理

理論上，專利復審是一種特殊的專利行政復議程序。根據專利法，專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內，向專利復審委員會請求復審。專利復審委員會復審后，作出決定，并通知專利申請人。

在復審代理中，主要工作包括：

1、分析確定請求復審的理由，撰寫并向專利復審委員會提交復審請求書，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除駁回決定指出的缺陷；

2、對專利復審委員會合議組可能發出的復審通知書進行仔細研究并答復，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除復審通知書指出的缺陷；

3、參加復審程序中可能發生的口頭審理。

4、收到復審決定書后，若維持原駁回決定的，應協助客戶仔細分析；客戶對專利復審委員會的復審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。

3.7 專利無效代理 理論上，可將專利無效歸入為一種特殊的專利行政復議程序。專利法規定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。實務中，專利無效常常成為專利侵權訴訟中，被告的一種訴訟手段。專利無效代理包括代理專利無效申請人和代理專利無效被申請人。

代理專利無效申請人的律師主要工作包括：

1、與客戶建立委托關系，根據無效請求的目的確定無效代理中的整體策略；

2、分析相關專利及公知技術，決定無效宣告請求的理由，并組織證據，按規定撰寫并提交無效請求書及相關證據，并及時繳納費用；

3、答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書；

4、參加可能的口頭審理程序，對相關證據、事實進行質證、辯論，進一步結合證據闡述無效理由；

5、幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。

代理專利無效被申請人的律師主要工作包括：

1、與客戶建立委托關系，分析無效宣告請求書的理由、證據，確定無效代理中的整體策略；

2、按規定撰寫并提交針對無效請求書的意見陳述書，必要時，應協助客戶修改被申請無效發明或實用新型專利的權利要求書；

3、答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書；

4、參加可能的口頭審理程序，對相關證據、事實進行質證、辯論，進一步反駁無效宣告請求書無效理由；

5、幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。

無論是代理專利無效申請人還是代理專利無效被申請人，律師都應當按無效中的策略判斷是否進行和解。

4.專利訴訟法律服務 4.1 專利民事訴訟 4.1.1專利權歸屬糾紛

此類案件主要包括專利申請權糾紛案件、專利權權屬糾紛案件、職務發明創造發明人、設計人獎勵、報酬糾紛案件和發明人、設計人資格糾紛案件等。律師代理此類案件應注意以下幾個問題：

4.1.1.1 管轄

法院對專利權屬糾紛的管轄，由被告住所地人民法院管轄。4.1.1.2.與專利侵權糾紛能否并案審理 在實踐中，往往遇到專利權屬糾紛與專利侵權糾紛交織在一起，比如，原告起訴要求分享被告（專利權人）的專利權，同時要求法院追究被告轉讓或實施該專利的侵權責任。法院在審理此類案件是，通常會對兩個糾紛案件分案審理。

4.1.2 專利合同訴訟

此類案件主要包括專利申請權轉讓合同案件、專利權轉讓合同糾紛案件、專利實施許可合同糾紛案件等。律師代理此類案件應注意以下幾個問題：

4.1.2.1.管轄

根據《合同法》規定的“或裁或審”原則，律師應當指導當事人選擇合適的爭議解決方式。同時，就應注意按照合同約定的法院來確定管轄，如果約定不明或約定違反級別管轄或專屬管轄的，約定無效。

4.1.2.2 準確定位合同類型

專利合同糾紛涉及多種不同的合同類型，其法定的權利、義務也各不相同。因此，律師應仔細分析爭議合同的真正類型，然后確定當事人的權利義務及相應的違約責任等。

4.1.3 專利侵權訴訟

4.1.3.1 作為原告代理人律師實務 4.1.3.1.1 權利證據的收集與整理

主要包括專利證書、說明書及其附圖、專利繳費單據、專利登記簿副本、專利實施許可合同等，以確認原告是否有訴訟主體資格。

4.1.3.1.2 侵權證據的收集與整理

專利案件的侵權證據主要是指侵權產品及與其相關的資料，如網頁、銷售廣告、銷售合同等。權利人在收集侵權證據時必須采取合法的手段；對于一些關鍵的證據，建議采用公證取證的方法。

4.1.3.1.3專利侵權分析

綜合前述權利證據和侵權證據，進行專利穩定性以及專利與侵權產品技術特征對比分析，出具專利侵權分析報告，初步判斷訴訟可能性，并確定是否采取下一步的訴訟措施。

4.1.3.1.4 訴前臨時措施的運用

如果企業決定通過訴訟途徑解決侵權糾紛，則可以考慮使用訴前臨時措施。訴前臨時措施，包括訴前禁令、財產保全和證據保全三種。訴前禁令，可以根據具體情況，申請采取查封、扣押或法律規定的其它方法。財產保全，可以根據具體情況，采取查封、扣押、凍結或法律規定的其它方法。證據保全，可以根據具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄像、錄音、復制、鑒定、勘驗等方法。《中華人民共和國專利法》第六十一條規定，專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請責令停止有關行為和財產保全的措施。最高人民法院制定發布的《最高人民法院關于訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》，對人民法院如何適用該項訴前臨時司法措施作出了具體司法解釋。

4.1.3.1.5起訴

律師在了解案情后，應確定專利侵權類型及被告，在考查訴訟時效后確定管轄法院提起訴訟。

級別管轄上，中級以上人民法院對一審專利案件具有管轄權。

地域管轄上，專利侵權糾紛案件，由侵權行為地和被告住所地人民法院管轄。如果存在多個被告，可以選擇其中一個被告的侵權行為地或被告住所地人民法院管轄。

需注意，根據不同案情及被告采取的對應措施，在被告提起無效的情形下參加相應無效程序及無效所應當采取的策略；參與侵權訴訟合議庭可能提起的中止案件聽證等。

4.1.3.1.6舉證期限結束后，根據合議庭的安排，參加庭審。針對爭議較大的技術問題，可申請鑒定。

4.1.3.1.7一審判決后，分析判決內容并根據客戶的要求，提起上訴或或放棄上訴。

4.1.3.2.作為被告代理人律師實務 4.1.3.2.1 原告權利確認。

在收到起訴狀副本后，首先應該查證對方的詳細信息，同時進行相關的專利檢索，對權利人的主體資格、專利有效性進行確認。

4.1.3.2.2 自我審查

審查自己的被控產品否侵權對方的專利權。將涉嫌侵權產品與專利的技術特征進行比較，進行專利侵權分析，出具法律報告。

審查已有技術，以確定是否應針對涉案專利權是否提起無效，并參與無效程序；通過無效程序，申請法院中止侵權案件的審理。如果發現本企業確實已經侵犯對方的專利權且無效可能性較低，則應當在訴訟及無效過程中與對方進行協商，嘗試以和解解決糾紛。

針對庭審中爭議較大的技術問題，可申請鑒定。4.1.3.2.3 應對原告申請的“訴前臨時措施”

如果對方已經申請了“訴前臨時措施”，對于財產保全，可根據《中華人民共和國民事訴訟法》第九十五條的規定，向法院提供擔保，由法院決定解除財產保全。

對于訴前禁令和證據保全，如果確定本企業沒有侵權行為，應該積極應訴，盡量縮短訴訟時間，同時準備向對方提出賠償要求。

4.1.3.2.4侵權抗辯

當企業在專利侵權訴訟中作為被告被控侵權的時候，可以采取以下幾種方法進行抗辯：濫用專利權抗辯、不侵權抗辯、已有技術抗辯、訴訟時效抗辯。

4.2 專利行政訴訟

由于作出行政決定的機關不同、決定的內容不同，專利行政案件可以分為以下三類：

（1）以專利復審委員會作為被告的專利行政案件，包括①.不服專利復審委員會維持駁回申請復審決定的案件。②不服專利復審委員會專利權無效宣告請求決定的案件。

（2）以國家知識產權局專利局為被告的專利行政案件，包括①.不服國家知識產權局專利局作出的實施強制許可決定的案件。②不服國家知識產權局專利局作出的實施強制許可使用費裁決的案件。③不服國務院專利行政部門行政復議決定案件。

（3）以管理專利工作的部門為被告的專利行政案件，包括①不服管理專利工作的部門做出的責令停止專利侵權行為的案件。②不服管理專利工作的部門做出的處罰假冒他人專利行為的案件。③不服管理專利工作的部門做出的處罰冒充專利行為的案件。④不服管理專利工作的部門做出的對專利代理機構或者專利代理人的懲戒行為的案件。

4.3 專利刑事訴訟 4.3.1罪名概述

4.3.1.1《中華人民共和國刑法》第二百一十六條，假冒專利罪。假冒專利行為包括：（1）未經許可，在其制造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人專利號的；

（2）未經許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術誤認為是他人專利技術的；

（3）未經許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術誤認為是他人專利技術的；

（4）偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。4.3.2刑事案件的具體操作

作為侵犯假冒專利罪案件的被告辯護人，律師可以注意以下幾個方面的問題：

（1）原告提供的證據不能證明其享有專利權，具體要點參照民事部分。（2）起訴被告侵權的事實不清，證據不足或程序違法。（3）犯罪構成要件不滿足：

①不具備犯罪構成的主觀要件。主觀上沒有犯罪的故意，不構成犯罪。“假冒專利罪”的主觀要件只能是故意，疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構成侵犯假冒專利罪。

②不具備犯罪構成的客觀要件。假冒專利罪的認定條件包括：（1）非法經營數額在二十萬元以上；或者（2）違法所得數額在十萬元以上的；或者（3）給專利權人造成直接經濟損失五十萬元以上的；或者（4）假冒兩項以上他人專利，非法經營數額在十萬元以上或者違法所得數額在五萬元以上的；（5）其他情節嚴重的情形。

附則

本指引由上海市律師協會知識產權法律研究委員會起草，并非強制性或規范性規定，僅供律師在實際業務中參考。

第五篇：葡萄酒操作指引

黃埔海關進口葡萄酒集中審核操作指引

一、黃埔海關對進口葡萄酒實行何種審核模式？

黃埔海關對進口葡萄酒實行“企業+商品”備案制管理模式。葡萄酒進口企業必須在貨物進口前，到黃埔海關審單處辦理企業和進口商品備案登記，取得企業備案號，才能向海關申報進口，同時在報關單備注欄注明進口企業備案號。

二、葡萄酒海關備案跟以前的備案制有何不同？

新備案制是以企業和商品為主要內容的備案模式，而舊備案制是以合同備案預審核為主要內容的備案模式。新備案制以加強監管、提高效能、加快通關速度為管理目標，以分類管理及風險管理為指導思想，以“企業+商品”為管理單元，結合程序性審核的一種管理模式。

三、黃埔海關進口葡萄酒由哪個部門負責審核？

根據《黃埔海關進口葡萄酒集中審核管理辦法》，黃埔海關審單處審單一科負責集中審核黃埔海關進口葡萄酒電子報關單。

四、進口葡萄酒海關備案包括哪些方面內容？

進口葡萄酒海關備案包括葡萄酒進口企業（實際收貨單位）備案和進口商品清單及其酒標備案。

五、首次備案企業需提供哪些資料及由何人到海關辦理？

首次備案企業需提供資料：

1、備案企業營業執照、稅務登記證（包括國稅和地稅）。（紙制）

2、備案商品清單（按照附表一格式填寫）（電子版）

3、備案商品完整、清晰紙質及電子酒標（外文正、背標、300萬像素以上）。（紙制）（電子版）

4、主營合作酒莊介紹及主要品牌情況報告。（紙制）

5、辦公場所地址、法人代表、負責人、業務經辦人姓名及聯系電話。（紙制）（電子版）

六、進口葡萄酒企業何時何地遞交資料給海關進行備案。

葡萄酒進口企業（實際收貨單位）在報關單申報前的7個工作日到海關備案，將資料遞交到黃埔海關新大樓一樓東大廳 “葡萄酒資料交接窗”，并在備案登記本上登記。

七、進口葡萄酒企業如何取得備案編號及備案時效？

海關在收到企業遞交的資料后，經過整理分析，確認資料齊全完整有效的，在5個工作日內予以企業備案編號，企業到海關東大門“葡萄酒資料交接窗”領取備案回執，企業在申報時在報關單備注欄輸入備案號；如果資料不完整或有疑問的，將通知企業補充資料或解答疑問，待資料完善后，方予以編號備案。

八、在2011年7月11日前已進行過備案的企業及商品，如何領取備案號？

企業到海關東大門“葡萄酒資料交接窗”，提供或補齊第五條所述備案資料，經海關核對舊備案資料庫無誤后予以備案號。

九、已備案企業要添加新商品如何辦理備案及報關手續？

企業到新海關大樓東大廳“葡萄酒資料交接窗”，辦理新商品及紙質電子酒標備案后，即可向海關申報。填報報關單時必須在報關單備注欄注明企業備案號（商品報關單項數*），加以標識。品名牌子跟已備案商品相同但容量年份不同也視為新商品。

十、外掛形式通知企業帶報關單證等相關資料包括哪些資料？

見附表二企業提供商品請單。

以上資料若提供復印件的應注明與原件相符并加蓋企業印章，企業提供的資料必須真真實有效，若企業提供虛假資料及有低瞞報價格線索移交稽查、緝私部門處理。

十一、企業何時遞交報關單進口葡萄酒電子信息資料（報關單、發票和酒標照片電子掃描件）？

企業或報關行在報關單海關審結后必須同步向審單處遞交該份報關單進口葡萄酒電子信息資料（報關單、發票和酒標照片電子掃描件）；格式：報關單、發票和酒標照片以掃描方式保存，并壓縮在一個文件包中，文件包命名方式為“某某企業，葡萄酒外文名稱，進口年月”，如“廣州卡聶高，CHATEAU LAFITE ROTHCHILD,2010年2月”；遞交方式：以U盤形式遞交到新海關大樓東大廳“葡萄酒資料交接窗”，或以郵件形式發送至海關郵箱（CUSTOMRW@163.COM）。

十二、進口葡萄酒如何規范申報？

根據海關總署【2010】17號公告及海關規范申報目錄葡萄酒規范申報10項申報要素要求，企業在對進口葡萄酒報關單填報時，應按如下要求格式填報：

（一）商品名稱欄：欄目填報品名、品牌（中、外文），如“都夏美隆莊園干紅葡萄酒 CHATEAU DUHART-MILON”。（填報要求酒名及牌子中外文必須完整正確，若填報長度不夠可簡寫如“CHATEAU”可簡寫為“CH”）

（二）規格型號：包裝規格、產區（中外文酒標標示具體產區）、等級（簡寫如無等級填“無等級”）、年份、酒莊名（中外文可簡寫）。如“瓶裝750ML*

6、波亞克產區（PAUILLAC）Quatrimes Crus AOC級、2005年、都夏美隆莊園CH.DUHART-MILON”

（三）備注欄：

備案號、葡萄品種（中外文）、酒精度、釀造方法、其他在“商品名稱”和“型號”欄因字符限制無法申報的要素，若無法填齊10項申報要素，請注明詳見隨附清單，用隨附清單補充申報。

對不按以上要求填報的報關單海關將作退單處理并扣分。

十三、進口葡萄酒申報的第二法定數量如何填報？

根據中華人民共和國海關進出口貨物報關單填制規范（2008年第52號公告）的要求，零售包裝的酒類，應按液體部分的重量填報。

十四、報關單表頭凈重欄如何填報？

填報貨物凈重（包括酒液和瓶重）。

十五、若有其他疑問，如何咨詢？

請撥打審單處審單一科以下電話：82130139、82130129、82130834、82130846。

十六、2011年7月11日起實施。