第一篇：(試行)律師提供著作權法律服務業務操作指引(2009)

（試行）律師提供著作權法律服務業務操作指引（2009）著作權概述

1.1 著作權基本概念

著作權，亦稱版權，是指作者或其他著作權人依法對文學、藝術和科學作品所享有的民事權利的總稱。廣義上的著作權還包括鄰接權，即作品傳播者的權利，我國《著作權法》稱之為與著作權有關的權利。我國《著作權法》將作品分為如下九大類：1.文字作品；2.口述作品；3.音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品；4.美術、建筑作品；5.攝影作品；6.電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品；7.工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品；8.計算機軟件；9.法律、行政法規規定的其他作品。除上述作品種類外，我國《著作權法》還規定了民間文學藝術作品這一特殊種類的作品受法律保護。

1.2 著作權的內容

1.2.1著作人身權。是指作者對其作品享有的各種與人身相聯系又無直接財產內容的權利，也是作者對作品中體現出的人格和精神所享有的權利。這些權利都與作者的地位、尊嚴、社會聲望等人格利益密切相關，體現了作者獨特的人格、思想、意識、情感等精神狀態。著作人身權帶有民法上一般人身權的特征，該種權利永遠與作者緊密相聯，不能轉讓，不能繼承，也不受保護期的限制。我國《著作權法》對此雖然沒有作明確規定，但仍然可以從《民法通則》對人身權的一般規定中推出這一結果，并涉及到轉讓、繼承、放棄著作人身權的合同或條款均因違反法律強制性規定而無效。我國《著作權法》規定的著作人身權有：發表權、署名權、修改權、保護作品完整權。

1.2.2著作財產權。是指著作權人基于支配、利用其作品而獲得財產利益的權利。著作財產權利，可以轉讓、繼承，也受到保護期的限制。我國《著作權法》取列舉的立法模式，具體規定了13項財產權利：復制權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網絡傳播權、攝制權（制片權）、改編權、翻譯權、匯編權等。

1.3我國著作權主管機關

1.3.1國家版權局

國家版權局系1985年經國務院批準成立，為國務院著作權行政管理部門。其負責全國的著作權管理工作，主要職責是（1）貫徹實施著作權法律、法規；起草著作權方面的法律、法規草案；制定著作權管理的規章和重要管理措施并組織實施和監督檢查；（2）審批著作權集體管理機構，著作權涉外機構、國（境）外著作權認證機關、外國和國際著作 權組織在華設立代表機構；（3）指導地方著作權行政管理部門的工作；查處或組織查處有重大影響的著作權侵權案件；代表國家處理涉外著作權關系，組織參加著作權的雙邊或多邊條約、協議的談判、簽約和國內履約活動；（4）負責著作權管理工作全國性宣傳、教育及表彰活動。

1.3.2地方版權局

省級和部分地市級的地方版權局的職權包括：查處本地區侵犯著作權以及與著作權有關的權益的案件；調解著作權糾紛；對出版境外圖書、音像制品、電子出版物、計算機軟件等的授權合同以及著作權質押合同進行登記；對作品自愿登記；開展涉外著作權認證工作等。有立法及相關規定

2.1《民法通則》（自1987年1月1日起施行）

2.2《中華人民共和國刑法》（自1997年10月1日起施行）

2.3《中華人民共和國著作權法》（自1991年6月1日起施行。2001年10月27日修正）

2.4《中華人民共和國著作權法實施條例》（自2002年9月15日起施行。）2.5《實施國際著作權條約的規定》（自1992年9月30日起施行）

2.6《傳統工藝美術保護條例》（自1997年5月20日起施行）

2.7《廣播電視管理條例》（自1997年9月1日起施行）

2.8《電子出版物管理條例》（自1998年1月1日起施行）

2.9《計算機軟件保護條例》（自2002年1月1日起施行。）

2.10《音像制品管理條例》（自2002年2月1日起施行。）

2.11《電影管理條例》（自2002年2月1日起施行。）

2.12《出版管理條例》（自2002年2月1日起施行。）

2.13《著作權集體管理條例》（自2005年3月1日起施行。）

2.14《信息網絡傳播權保護條例》（自2006年7月1日起施行。）

2.15《國務院關于修改<中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定>的決定》修正（自1997年5月20日起施行)

2.16《軟件產品管理辦法》（自2000年10月27日起施行。）

2.17《計算機軟件著作權登記辦法》（自2002年2月20日起施行）

2.18《著作權行政處罰實施辦法》（自2009年6月15日起施行）

2.20《出版物市場管理規定》（自2003年9月1日起施行。）

2.21《互聯網著作權行政保護辦法》（自2005年5月30日起施行。）

2.22《音像制品批發、零售、出租管理辦法》（自2006年12月1日起施行。）

2.23《最高人民法院關于修改《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的決定（自2004年1月7日起施行。）

2.24《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（自2004年12月22日起施行。）

2.25《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯著作權刑事案件中涉及錄音錄像制品有關問題的批復》（自2005年10月18日起施行。）

2.26《最高人民法院關于修改〈最高人民法院關于審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋〉的決定

（二）》（自2006年12月8日起施行。）

2.27《最高人民法院關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》（自2002年1月9日起施行。）

2.28《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（自2002年10月15日起施行。）

2.29《最高人民法院關于全面加強知識產權審判工作為建設創新型國家提供司法保障的意見》（自2007年1月11日印發。）

2.30《最高人民法院關于全國部分法院知識產權審判工作座談會紀要》（1998年7月20日印發。）

2.31《國家版權局辦公廳關于習題集類教輔圖書是否侵犯教材著作權問題的意見》（自2003年10月17日起施行。）

2.32《國家版權局著作權行政投訴指南》（2006年4月28日發布。）

2.33《關于加強高等學校使用外國教材管理的通知》（教育部辦公廳）（2006年11月10日起施行。）

2.34《上海市著作權管理若干規定》（2000年1月3日上海市人民政府發布根據2002年4月1日上海市人民政府令第119號修正并重新發布。）

2.35《國家版權局關于對境外著作權集體管理組織訴訟主體資格問題的復函》（2004年3月30日起施行。）

2.36《國家版權局辦公廳關于對《撤銷軟件著作權登記申請書》的答復》（2003年10月14日起施行。）

2.37《國家版權局關于對著作權經營許可問題的意見》（自2003年6月4日起施行。）

2.38《最高人民法院民事審判庭關于中國音樂著作權協會與音樂著作權人之間幾個法律問題的復函》（自1993年9月14日起施行。）

2.39《實施國際著作權條約的規定》（國務院）（自1992年9月30日實施）

2.40《最高人民法院民事審判第三庭蔣志培庭長在全國法院知識產權審判工作座談會上的總結講話》（最高人民法院）（2007年2月28日印發。）

2.41《重慶市高級人民法院關于確定知識產權侵權損害賠償數額若干問題的指導意見》（自2007年7月1日起施行。）

2.42《世界版權公約》（中華人民共和國于1992年7月1日決定加入1971年修訂的巴黎文本，同時聲明根據本公約第五條之二的規定，享有本公約第五條之

三、之四規定的權利。本公約于1992年10月30日在中國生效）

2.43《保護文學和藝術作品伯爾尼公約》（自1887年12月公約正式生效，1992年10月15日在中國生效）

2.44《保護唱片制作者防止唱片被擅自復制公約》（1971年10月29日于日內瓦簽訂，1993年4月30日在中國生效）

2.45《世界知識產權組織版權條約》（1996年12月20日在日內瓦通過，2007年6月9日在中國生效）

2.46《世界知識產權組織表演和錄音制品條約》(WPPT)（1996年12月20日在日內瓦通過，2007年6月9日在中國生效）

2.47《關于“美國訴中國知識產權保護與執法措施案”的專家組報告》（WTO）（2009年1月26日公布，2009年3月20日WTO爭端解決機構會議審議通過）著作權非訴訟業務

3.1律師非訴訟著作權代理

律師著作權非訴訟業務主要包括代理委托人辦理著作權登記、轉讓、許可使用等法律事務。

3.1.1代理版權登記

3.1.1.1著作權人對自己的作品在行政機關進行登記，使其歸屬明確，可以減少和防止糾紛的發生。各省、自治區、直轄市版權局負責本轄區作者或其他著作權人的作品登記工作。

律師代理一般著作權登記的，可以通過指定的承擔各類作品著作權登記和境外音像制品著作權合同認證登記的中國版權保護中心著作權登記部門，進行著作權及有關權利的登記權利人可將已登記的事項作為擁有權利的初步證明，在人民法院或著作權行政管理部門處理著作權糾紛案件時，登記證書可作為證據使用。

著作權登記的主要內容包括：

（1）各類作品（計算機軟件除外）著作權登記；（2）出版境外音像制品合同登記；（3）著作權質押合同登記；（4）提供與各項登記有關的服務；

具體版權登記流程以及申請指南，請詳見：http://www.tmdps.cn

3.1.3代理從事與著作權集體管理組織簽訂合同的相關業務

3.1.3.1協助擁有相關作品著作權的客戶與著作權集體管理組織簽訂授權委托合同，及協助使用客戶通過與著作權集體管理組織協商后取得相關作品使用權，現我國主要的著作權集體管理組織有中國音樂著作權協會。

3.1.3.2協助擁有相關作品著作權客戶與著作權集體簽訂授權委托合同的注意事項：

（1）通常由于相關作品著作權人或其他合法權利人自己難以完全有效行使的權利（如表演權、放映權、廣播權、出租權、信息網絡傳播權、復制權等）故會委托由著作權集體管理組織進行集體管理。

（2）相關作品著作權人或其他合法權利人若符合著作權集體管理組織的章程規定加入條件的，著作權集體管理組織將不得拒絕與其訂立著作權集體管理合同。（3）相關作品著作權人或其他合法權利人與著作權集體管理組織訂立著作權集體管理合同后，不得在合同約定期限內自已行使用或者許可他人行使合同約定由著作權集體管理組織行使的權利。（4）相關作品著作權人或其他合法權利人有權依授權委托合同收取相應的作品使用費。

3.1.3.3協助使用客戶通過著作權集體管理組織取得作品使用權的注意事項：（1）使用客戶要使用著作權集體管理組織管理的作品、錄音錄像制品的，應與其訂立書面的許可使用合同。

（2）使用客戶以合理的條例要求與著作權集體管理組織訂立許可使用合同的，著作權集體管理組織不得拒絕。

（3）雙方訂立的許可使用合同的期限不得超過2年，但合同期限屆滿可以續訂。（4）按合同的約定，交納相應的許可使用費。

3.2協助客戶建立著作權管理制度

協助客戶建立著作權管理制度作為律師非訴訟業務中的一項常規法律服務，主要是指律師為企業提供著作權相關法律法規的咨詢，對作品著作權進行全面的權利檢索與分析；審查與起草相關合同，并且協助當事人簽訂合同進行版權交易；加強客戶的著作權行政維權意識，逐漸建立起一套較完善的著作權管理制度。

3.2.1對著作權相關法律法規的咨詢服務。律師應當及時提供給當事人各種準確、有效的版權信息、版權貿易信息、著作者和作品信息服務。根據現有法律法規，為著作權人的作品登記、進行版權貿易等提供切實的法律意見。

3.2.2協助對作品著作權權利的檢索與分析工作。協助客戶對其著作權權利進行全面的檢索與分析。

3.2.3審核與起草相關合同，并且協助客戶進行版權交易。律師在進行著作權非訴訟業務的過程中，很大一部分在于審核與起草相關合同。在版權交易中，著作權轉讓和使用許可合同為核心，常見主要有出版合同、翻譯權轉讓合同、譯作出版合同、電影制片合同等。3.2.3.1著作權轉讓合同

著作權轉讓合同是著作權人將著作權經濟權利中某項或某幾項權利轉讓給他人使用而與之訂立的合同。在合同有效期限內，該項經濟權利轉由受讓人使用，著作權人失去了對該項權利的處置權，而受讓人卻擁有該項權利的處置權。

著作權轉讓合同應當包括以下內容：

（1）合同當事人的名稱，固定當事人筆名與其真實姓名之間的關系；（2）作品的名稱；

（3）轉讓的權利種類、地域范圍；（4）轉讓價金；

（5）交付轉讓價金的日期和方式；（6）違約責任；（7）免責條款；（8）爭議解決方式；

（9）雙方認為需要約定的其他內容。

3.2.3.2著作權許可使用合同

著作權許可使用合同，是指著作權人與作品使用人之間，就著作權的部分權能，許可作品使用人使用，而著作權人取得報酬的協議。

著作權許可使用合同應當具備以下條款：

（1）合同當事人的名稱，固定當事人筆名與其真實姓名之間的關系；（2）許可使用作品的方式。使用的方式可以是一種，也可以多種；（3）許可使用的權利是專有使用權還是非專有使用權。如果未作約定，或約定不明，一旦發生糾紛，法律通常只能認為被許可人取得的是非專有使用權；（4）許可使用的范圍、期間。合同的有效期限不超過10年，合同期滿可以續訂；

（5）付酬標準和辦法；（6）違約責任；（7）免責條款；（8）爭議解決方式；

（9）雙方認為需要約定的內容。3.2.4協助客戶進行著作權行政維權

律師應當及時提醒客戶在受到著作權侵權的情況下，除民事、刑事等訴訟救濟途徑以外，還能夠通過著作權行政途徑進行維權。

根據《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國行政處罰法》等相關規定，在侵權行為損害公共利益的情況下，經權利人投訴或知情人舉報，或者經行政機關自行立案調查，行政機關將依法追究侵權人的行政責任。

投訴涉及的侵權行為應當是《中華人民共和國著作權法》第四十七條或者《計算機保護條例》第二十四條列舉的、同時損害公共利益的侵權行為。

權利人即使不知道侵權行為是否損害公共利益，也可以向著作權行政管理部門投訴，由著作權行政管理部門進行審查判斷。

律師應當提請客戶企業注意，投訴應當自侵權行為發生之日起兩年內向著作權行政管理部門提出。權利人如果發現侵權復制品將從海關進出口，可以請求海關依照《中華人民共和國知識產權保護條例》采取相應的保護措施。

在網絡環境下的著作權侵權，各級著作權行政管理部門也可以依據《互聯網著作權行政保護辦法》，對權利人采取相應的著作權行政保護措施。

3.2.4.1受理投訴的行政機關

（1）受理著作權行政投訴的機關為各級著作權行政管理部門。

（2）權利人發現侵權行為后，可以根據情況向侵權行為實施地、侵權結果發 生地（包括侵權復制品儲藏地、依法查封扣押地、侵權網站服務器所在地、侵權網站主辦人住所地或者主要經營場所地）的著作權行政管理部門投訴。在某些情況下，著作權行政管理部門可以依法將投訴移交另一著作權行政管理部門處理。

3.2.4.2投訴人

投訴人應當是根據我國《著作權法》享有著作權或者與著作權有關的權利的中國公民、法人或者其他組織，或者外國人、無國籍人，或者是依法享有專有使用權的使用者，或者是利害關系人。

3.2.4.3投訴范圍

（1）投訴涉及的侵權行為應當是我國《著作權法》第四十七條或者《計算機軟件保護條例》第二十四條列舉的、同時損害公共利益的侵權行為。（2）權利人即使不知道侵權行為是否損害公共利益，也可以向著作權行政管理部門投訴，由著作權行政管理部門進行審查判斷。

3.2.4.4投訴時效

投訴應該自侵權行為發生之日起兩年內向著作權行政管理部門提出。自侵權行為發生之日起兩年后進行的投訴，著作權行政管理部門不再受理。對于有連續或者繼續狀態的侵權行為，兩年期限自侵權行為終止之日起計算。

3.2.4.5投訴人應提交的材料

（1）調查申請書，其中應當寫明投訴人、被投訴人的姓名（或者名稱）和地址，投訴日期，申請調查所根據的主要事實和理由；

（2）投訴人的身份證明（如果投訴人委托代理人進行投訴，應當同時提交委托書和代理人的身份證明）；

（3）權利歸屬的初步證據，如作品原稿，由投訴人署名發表的作品，作品登記證書，取得權利的合同，或者認證機構出具的證明等；

（4）侵權證據，包括侵權復制品，涉及侵權行為的帳目、合同和加工、制作單據，證明侵權行為的公證書，有關照片等；

（5）投訴材料可以直接向著作權行政管理部門提交，也可以通過郵寄方式提交。投訴人提交的投訴材料如果文字部分是外文，應當附帶相應的中譯文。

4著作權訴訟事務法律服務

4.1代理原告提起著作權侵權民事訴訟

4.1.1確認著作權的權利保護期

律師應該注意到，由于著作權包括人身權與財產權，而各項權利保護期有其特殊的法律規定，因此確定著作權是否處于保護期內是律師判斷是否提起訴訟的第一步，也是決定是否可以啟動訴訟的必要條件。

4.1.1.1作者的署名權、修改權和保護作品完整權。作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制。

4.1.1.2公民作品，其發表權及各項財產權。權利的保護期為作者終生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日；如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。

4.1.1.3法人或者其他組織的作品、著作權（署名權除外）由法人或者其他組織享有的職務作品，其發表權及各項財產權權利的保護期為五十年，截止于作品首次發表后第五十年的12月31日，但作品自創作完成后五十年內未發表的，本法不再保護。

4.1.2明確被告

律師在確定被告之時，應當注意我國著作權保護的權利限制，主要包括：

4.1.2.1保護期限制；

4.1.2.2訴訟時效的限制；

4.1.2.3合理使用，即在特定的條件下，法律允許自由使用他人享有著作權的作品而不必事先征得著作權人的同意。我國《著作權法》第二十二條共規定，在下列情況下使用作品，可以不經著作權人許可，不向其支付報酬，但應當指明作者姓名，作品名稱，并且不得侵犯著作權人依照著作權法享有的其他權利：（1）為個人學習、研究或者欣賞，使用他人已經發表的作品；

（2）為介紹、評論某一作品或者說明某一問題，在作品中適當引用他人已經發表的作品；

（3）為報道時事新聞，在報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體中不可避免地再現或者引用已經發表的作品；

（4）報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體刊登或者播放其他報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體已經發表的關于政治、經濟、宗教問題的時事性文章，但作者聲明不許刊登、播放的除外；

（5）報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體刊登或者播放在公眾集會上發表的講話，但作者聲明不許刊登、播放的除外；（6）為學校課堂教學或者科學研究，翻譯或者少量復制已經發表的作品，供教學或者科研人員使用，但不得出版發行；

（7）國家機關為執行公務在合理范圍內使用已經發表的作品；

（8）圖書館、檔案館、紀念館、博物館、美術館等為陳列或者保存版本的需要，復制本館收藏的作品；

（9）免費表演已經發表的作品，該表演未向公眾收取費用，也未向表演者支付報酬；

（10）對設置或者陳列在室外公共場所的藝術作品進行臨摹、繪畫、攝影、錄像；

（11）將中國公民、法人或者其他組織已經發表的以漢語言文字創作的作品翻譯成少數民族語言文字作品在國內出版發行；（12）將已經發表的作品改成盲文出版。

上述情形也適用對出版者、表演者、錄音錄像制作者、廣播電臺、電視臺的權利的限制。

4.1.2.4法定許可與強制許可

（1）法定許可制度，即以特定的方式使用已發表的作品，可以不經著作權人的同意，但應當向著作權人支付使用費，同時保護著作權人其他合法權利的制度。（2）強制許可制度，即在特定條件下，由著作權行政主管機關根據情況，將對已經發表的作品進行特殊使用的權利授予申請獲得此項使用權人的制度。

4.1.3明確管轄部門及管轄地

4.1.3.1管轄部門

律師可以就明確后的被告向法院提起訴訟。需要提醒律師的是，著作權侵權行為，同時損害社會公共利益的，地方人民政府著作權行政管理部門，以上海為例，如上海市新聞出版局（上海市版權局），可以予以查處；對全國有重大影響的侵權行為，國務院著作權行政管理部門，如國家新聞出版署（國家版權局）將進行查處。

4.1.3.2管轄地（1）在地域管轄上，律師可以根據案情分析結果，選擇在被告所在地或侵權行為地進行起訴。侵權行為地包括行為地和結果地。

（2）在級別管轄上，著作權案件作為知識產權案件，應當由中級以上人民法院，以及最高人民法院和高級人民法院批準的基層人民法院管轄。以上海為例，可管轄的基層人民法院有浦東新區、黃浦區和楊浦區、盧灣區人民法院。

4.1.4明確訴訟時效

4.1.4.1在我國，向人民法院請求保護著作權權利的訴訟時效期間為2年，從知道或應當知道權利被侵害時起計算。

4.1.4.2律師應當注意，從知道或應當知道權利被侵害時起已經超過2年的，應自向人民法院起訴之日起向前推算2年計算，超過2年的侵權損害不予保護。

4.1.5撰寫訴狀

律師應當注意，著作權侵權案件，往往會與肖像權侵權案件、名譽權侵權案件等競合，二者在案件管轄、事實認定、法律適用、賠償依據等方面都存在差別，因此，在訴狀撰寫時一定要將訴由明確，并進行相應的訴訟準備。

4.1.6明確訴訟請求

依據我國相關法律規定，律師可以根據案件情況，提出以下訴訟請求

4.1.6.1停止侵害（適用于起訴時侵權行為仍在持續的案件）

4.1.6.2消除影響、賠禮道歉（適用于侵權并致權利人名譽受損的案件）

4.1.6.3賠償損失（適用于侵權并造成損害的案件）

4.1.7準備訴訟證據

4.1.7.1證明原告著作權的權利證據 原告應當提供底稿、原件、著作權登記證書、相關部門或機構出具的合法證明等，作為享有著作權的證明。

4.1.7.2證明被告侵犯著作權的侵權證據

4.1.7.3證明原告遭受損失的證據

（1）直接損失的證明，即由于侵權行為導致原告的實際損失。實際損失難以計算的，原告可以按照侵權人的違法所得要求給予賠償。

（2）間接損失的證明，即原告為了制止侵權行為所支付的合理開支。（3）法定賠償，即原告的實際損失與侵權人的違法所得均不能確定，則原告可要求人民法院根據侵權行為的情節，給予50萬元以下的賠償。

4.1.8訴前禁令與證據保全

為了能夠更好地維護當事人的合法權益，保證案件的順利進行，并最大限度地保證所受損害得到彌補，律師可以在案件處理過程中，依法向人民法院提出訴前禁令與證據保全。

4.1.8.1訴前禁令

（1）適用對象：包括侵權人正在實施或者即將實施的侵權行為。（2）成立條件： 1.提起訴訟之前； 2.向人民法院提出申請； 3.提供相應的擔保； 4.有證據證明；

5.如不及時制止，將會使權利人合法權益受到難以彌補的損失。(3)需要提醒律師的是，目前立法及實踐中關于訴前禁令受理條件、處理程序及均無明確的規定，一般情況下，由于申請人很難提交確實的證據證明如不及時制止被申請人的侵權行為，將會使權利人合法權益受到難以彌補的損失，并在現行法下，并沒有對在何種情況下權利人合法權益將受到難以彌補的損失做出解釋，法院也將無從判斷，而據此拒絕當事人的申請。故在現實中獲準進行訴前禁令有一定難度。同時，權利人申請有錯誤的，應當賠償被申請人因訴前禁令所遭受的損失。因此，訴前禁令也具有一定的風險性。

4.1.8.2訴中禁令

（1）適用對象：包括侵權人正在實施的侵權行為。（2）成立條件： 1.提起訴訟之后； 2.向人民法院提出申請； 3.提供相應的擔保； 4.有證據證明；

5.侵權人正在實施的侵權行為。

(3)需要提醒律師的是，目前立法及實踐中關于訴中禁令受理條件、處理程序及均無非常明確的規定，在現行法下，申請訴中禁令可依據的法律條文為《著作權法》第四十九條、第五十條，《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三十條，《最高人民法院關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》第十六條同時參考《最高人民法院關于全面加強知識產權審判工作為建設創新新型國家提供司法保障的意見(法發[2007]1號)》第14點意見。

其中盡管最高院的意見中首次明確提出了訴中禁令這一概念，且佛山中院對訴中禁令案件配有專門的相應案號（民知訴中禁字）。但是上述法律并沒有明確規定在著作權糾紛中，法院可以采取訴中禁令這一臨時措施。

故在實踐中，法官往往會以沒有法律明確規定為由，拒絕權利人的訴中禁令申請，故獲準進行訴中禁令有一定難度。同時，權利人申請有錯誤的，應當賠償被申請人因訴中禁令所遭受的損失。因此，訴中禁令也具有一定的風險性。

4.1.8.3訴前證據保全

（1）適用對象：包括證據可能滅失或者以后難以取得的情況。（2）成立條件：

1.著作權人或者與著作權有關的權利人提出申請； 2.向人民法院提出申請；

3.提供相應的擔保，具體擔保金額或比例視申請法院規定；(3)申請人在人民法院采取保全措施后15日內不起訴的，人民法院將解除保全。

4.1.8.3訴訟中的證據保全

一般應對以下證據提出保全：

（1）關于被告有侵權行為的證據。（2）關于被告獲利情況的證據。

4.2 代理被告參與著作權侵權民事訴訟

4.2.1了解案情

律師與被告進行交流，并在熟悉、分析初步材料后再次與被告進行充分的溝通，依據已經掌握的證據，以及法律法規及實踐經驗，初步判斷被告是否存在侵權及可能要承擔的法律責任。律師應將初步判斷的法律性質及后果告知被告，并再次與被告進行溝通；

4.2.2提出方案

律師應當根據案件溝通、分析、判斷的結果，依據我國相關法律法的規定，提出應對方案。

4.2.3應訴答辯

4.2.3.1以原告的作品不享有訴權進行抗辯

原告的作品如為依法禁止出版、傳播的作品，即該作品內容非法，包括反動、淫穢、宣揚迷信等，則該作品不受《著作權法》保護，原告不享有著作權法所規定的相關權利，故也不會產生相應的訴權。

4.2.3.2以原告不享有著作權進行抗辯

（1）不能提供原稿、原作；不能提供著作權登記證書；也不能提供相關部門或機構出具的合法證明等（2）已經超出著作權保護期限

4.2.3.3以侵權行為不存在為由進行抗辯

（1）證明被告系獨立創作，其作品享有著作權；

（2）證明被告的作品與原告的作品既不相同也不相似，未侵犯其著作權；（3）證明合理使用；（4）證明法定許可和強制許可

4.2.3.4以損害不存在或數額計算沒有依據為由進行抗辯（1）證明原告不存在損失；

（2）證明原告提供的損失計算方式不正確、不合理；（3）證明被告獲利的計算不正確；（4）證明原告要求的法定賠償不合理

（5）如原告作品為外國影片并屬于①沒有提交內容審查的作品；②等待內容審查結果的作品；③已通過審查的作品的未經刪節的版本；④未能通過內容審查的作品；⑤同時內容不非法（反動、淫穢、宣揚迷信等）。則原告雖對涉案作品擁有著作權，但在我國大陸根本無法通過合法途徑而獲得收入，沒有法律上的損失而言，無損失則無賠償。目前在大陸未獲得公映許可證或發行許可證的海外影片也是如此。原告可以要求停止侵權，卻不能獲得損害賠償。

4.2.3.5舉證責任問題

律師應當注意，法律對于出版、制作、出租等行為人規制了嚴格的合法來源舉證責任。上述行為人作為原告提起訴訟時，可作相應的“舉證責任”抗辯。（1）復制品的出版者、制作者不能證明其出版、制作有合法授權的，復制品的發行者或者電影作品或者以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟件、錄音錄像制品的復制品的出租者不能證明其發行、出租的復制品有合法來源的，應當承擔法律責任。

（2）出版者、制作者應當對其出版、制作有合法授權承擔舉證責任，發行者、出租者應當對其發行或者出租的復制品有合法來源承擔舉證責任。

4.3 著作權權屬糾紛 律師參與著作權權屬糾紛，最為重要的是掌握法人作品、合作作品、職務作品、委托作品等概念及其相應的規定。

4.3.1由法人或者其他組織主持，代表法人或者其他組織意志創作，并由法人或者其他組織承擔責任的作品，為法人作品。法人或者其他組織視為作者，享有著作權。

4.3.2兩人以上合作創作的作品為合作作品，著作權由合作作者共同享有。

4.3.2.1沒有參加創作的人，不能成為合作作者。

4.3.2.2合作作品可以分割使用的，作者對各自創作的部分可以單獨享有著作權，但行使著作權時不得侵犯合作作品整體的著作權。

4.3.3公民為完成法人或者其他組織工作任務所創作的作品是職務作品。

4.3.3.1一般情況下，職務作品的著作權由作者享有，但法人或者其他組織有權在其業務范圍內優先使用。

4.3.3.2職務作品完成兩年內，未經單位同意，作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。

4.3.3.3主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件創作，并由法人或者其他組織承擔責任的工程設計圖、產品設計圖、地圖、計算機軟件等職務作品，作者享有署名權，著作權的其他權利由法人或者其他組織享有。

4.3.3.4法律、行政法規規定或者合同約定著作權由法人或者其他組織享有的。

4.3.4接受委托創作的作品是委托作品。

4.3.4.1著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。

4.3.4.2合同未作明確約定或者沒有訂立合同的，著作權屬于受托人。

4.4 著作權轉讓合同糾紛、著作權許可使用合同糾紛

4.4.1著作權轉讓合同糾紛，是指著作權人將其作品的財產權的一部分或者全部在法定的保護期內轉讓給他人的過程中所產生的糾紛。律師在處理這類糾紛時，應當注意：

4.4.1.1轉讓合同包括的主要內容是：（1）合同當事人的名稱，固定當事人筆名與其真實姓名之間的關系；（2）作品的名稱；（3）轉讓的權利種類；（4）轉讓價金；（5）交付轉讓價金的日期、方式和辦法；（6）違約責任；（7）免責條款；（8）爭議解決方式；（9）雙方認為需要約定的其他內容。

4.4.1.2轉讓合同未明確轉讓的權利，未經著作權人同意，被轉讓方不得行使。

4.4.1.3律師在判斷著作權轉讓合同的合同效力時，還應當注意轉讓權利的保護期。相關著作權超過法律規定的保護期，將直接導致合同無效。

4.4.1.4參與著作權轉讓合同糾紛案件，參見“參與著作權侵權糾紛民事訴訟”部分。

4.4.2著作權許可使用合同糾紛，是指著作權人將其作品的財產權一部分或者全部在法定的保護期內以一定的方式，在確定的范圍內和期限內許可他人使用的過程中所產生的糾紛。律師在處理這類糾紛時，應當注意：

4.4.2.1許可使用合同包括的主要內容是：（1）合同當事人的名稱，固定當事人筆名與其真實姓名之間的關系；（2）許可使用的權利種類；（3）許可使用的權利是專有使用權或者非專有使用權；（4）許可使用的地域范圍、期間；（5）付酬標準和辦法；（6）違約責任；（7）免責條款；（8）爭議解決方式；（9）雙方認為需要約定的其他內容。

4.4.2.2專有使用權與非專有使用權的區分，其法律后果完全不同。合同未明確約定的情況下，一般認定為專有使用權。

4.4.2.3律師在判斷著作權許可使用合同的合同效力時，還應當注意許可使用權利的保護期。相關著作權超過法律規定的保護期，將直接導致合同無效。

4.4.2.4參與著作權許可使用合同糾紛，參見“參與著作權侵權糾紛民事訴訟”部分。

4.5 刑事案件

4.5.1罪名概述

4.5.1.1《中華人民共和國刑法》第二百一十七條，侵犯著作權罪。

4.5.1.2《中華人民共和國刑法》第二百一十七條，銷售侵權復制品罪。

4.5.1.3“侵犯著作權罪”與“銷售侵權復制品罪”認定時，應當注意的是：（1）兩罪均為目的犯，即必須要“以營利為目的”，其中以刊登收費廣告等方式直接或間接收取費用的情形，亦屬“以營利為目的”；

（2）出版單位可能構成“侵犯著作權罪”與“銷售侵權復制品罪”的共犯；（3）實施侵犯著作權行為，又銷售該侵權復制品，違法所得數額巨大的，只定侵犯著作權罪，不實行數罪并罰；實施侵犯著作權的犯罪行為，又明知是他人的侵權復制品而予以銷售，則應當數罪并罰。

（4）刑法所規定的“未經著作權人許可”，是指沒有得到著作權人授權或者偽造、涂改著作權人授權許可文件或者超出授權許可范圍的情形。

（5）通過信息網絡向公眾傳播他人文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的行為，不應當視為刑法第二百一十七條規定的“復制發行”行為。4.5.2作為侵犯著作權罪、銷售侵權復制品罪案件的被告辯護人，律師注意以下幾個方面的問題：

4.5.2.1原告提供的證據不能證明其享有著作權，具體要點參照民事部分。

4.5.2.2起訴被告侵權的事實不清，證據不足或程序違法。

4.5.2.3犯罪構成要件不滿足：

（1）不具備犯罪構成的主觀要件。主觀上沒有犯罪的故意，不構成犯罪。“侵犯著作權罪”與“銷售侵權復制品罪”的主觀要件只能是故意，疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構成侵犯商業秘密罪。（2）不具備犯罪構成的客觀要件。

1.侵犯著作權罪的認定條件包括違法所得數額在三萬元以上的；非法經營數額在五萬元以上的；未經著作權人許可，復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，復制品數量合計在五百張（份）以上的。

2.銷售侵權復制品罪的認定條件包括違法所得數額在十萬元以上的。

4.6 行政案件

律師應當在收到行政機關調查或接到處罰通知后，根據案情具體分析情況，與當事人商議后確定處理方案

4.6.1確已構成侵權：主動接受處罰，并就有關賠償問題與權利人進行協商。

4.6.2確未構成侵權：參照民事訴訟的要點，及時提出抗辯理由并提交證據；接到處罰通知后60日內提出行政復議或在三個月內提起行政訴訟。附則

本指引由上海市律師協會知識產權法律研究委員會起草，并非強制性或規范性規定，僅供律師在實際業務中參考。

第二篇：律師承辦著作權(版權)案件業務操作指引

附件4：

廣東省律師承辦著作權（版權）案件業務操作指引

目錄

第一章 總則

第二章 非訴訟業務

第一節 作品自愿登記的操作

第二節 計算機軟件著作登記的操作

第三節 代理與著作權許可使用合同有關的事宜 第四節 代理與著作權轉讓合同有關的事宜

第五節 代理與著作權集體管理組織簽訂合同的有關的事宜 第六節 其他版權法律服務 第三章 民事訴訟業務

第一節 律師作為原告方代理人的注意事項 第二節 律師作為被告方代理人的注意事項 第四章 行政法律業務 第五章 刑事法律業務 第六章 附則

第一章 總則

第一條 為了指導律師從事著作權（版權）法律服務業務，特制定本指引。

第二條 本指引所稱的著作權（版權）法律服務業務（以下簡稱“著作權業務”），主要包括：涉及著作權的取得、轉讓、許可使用、保護等方面的非訴訟及訴訟業務。

第三條

與著作權業務有關的法律、法規及相關規定主要有：

1、《民法通則》

2、《最高人民法院關于貫徹執行〈民法通則〉若干問題的意見》

3、《刑法》

4、《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

5、《著作權法》

6、《著作權法實施條例》

7、《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

8、《計算機軟件保護條例》

9、《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

10、《著作權集體管理條例》

11、《著作權行政處罰實施辦法》

12、《互聯網著作權行政保護辦法》

13、《作品自愿登記試行辦法》

14、《計算機軟件著作權登記辦法》

第四條 本指引旨在為律師從事著作權（版權）法律服務業務提供最基本的指引，律師還應結合自己的實踐經驗.豐富及完善各項業務操作。

第二章 非訴訟業務

第五條 著作權非訴訟法律業務主要包括但不限于：

1、代辦作品自愿登記；

2、代為計算機軟件著作權登記；

3、協助客戶簽訂著作權許可使用合同及代辦備案；

4、協助客戶簽訂著作權轉讓合同及代辦備案；

5、協助擁有著作權的客戶與著作權集體管理組織（這里限指《著作權集體管理條例》中定義的“著作權集體管理組織”）簽訂授權委托合同，及協助使用客戶通過著作權集體管理組織取得作品使用權；

6、其他版權法律服務。

第一節 作品自愿登記的操作

第六條 作品自愿登記的受理機關。

1、國家版權局，負責全國、外國以及臺灣、香港特別行政區和澳門特別行政區的作者或其他著作權人的作品登記工作。

2、各省、自治區、直轄市的版權局，一些計劃單列市和部分地、市的版權局，負責本轄區的作者或其他著作權人的作品登記工作。第七條 作品自愿登記時需要提交的文件。

1、填寫作品登記申請書、作品登記表、權利保證書；

2、提交作品、作品說明書（說明創作構思、作品主要特點及內容等）；

3、個人作者申請登記的，提交個人身份證明；

4、委托創作作品申請登記的，提交著作權人及創作者的身份證明、委托創作合同或協議；

5、合作作品申請登記的，提交合作作者的身份證明合作創作合同或協議；

6、職務作品申請登記的，提交作者、著作權人或專有使用權人身份證明、聘用合同及著作權歸屬證明；

7、美術作品或攝影作品申請登記的，還需提交作品照片；

8、其他需要提交的文件材料。

第八條 作品自愿登記時不予登記的作品：

1、不受著作權法保護的作品；

2、超過著作權保護期的作品；

3、依法禁止出版和傳播的作品。

第九條 作品自愿登記時，要按相關規定，為作品登記和查閱交納一定的費用。

第十條 作品自愿登記時，是否準予登記常為自登記部門受理作品登記申請之日起30日內決定。

第十一條 錄音、錄像制品也適用上述第六條至第十條的指引。

第二節 計算機軟件著作登記的操作

第十二條 計算機軟件著作權登記的受理機關。

1、國家版權局認定的中國版權保護中心為軟件登記機構。

2、中國版權保護中心在各地設立有計算機軟件登記代辦處，負責本地區計算機軟件登記的咨詢、受理、初審和發證某項具體業務工作。

第十三條 計算機軟件著作權登記時需要提交的文件。

1、按要求填寫的軟件著作權登記申請表。

2、軟件的鑒別材料（包括程序和文檔的鑒別材料）。

3、相關的證明文件（主要有：①自然人、法人或者其他組織的身份證明；②有著作權歸屬書面合同或者項目任務書的，應當提交合同或者項目任務書；③經原軟件著作權人許可，在原有軟件上開發的軟件，應當提交原著作權人的許可證明；④權利繼承人、受讓人或者承受人，提交權利繼承、受讓或者承受的證明。）

第十四條 計算機軟件著作權予以登記的范圍。

1、原創軟件；

2、軟件的修改本；

3、翻譯軟件。

第十五條 計算機軟件著作權時，按相關規定，要為計算機軟件著作權登記和查閱交納一定的費用。

第十六條 計算機軟件著作權時，是否準予登記常為自登記部門受理作品登記申請之日起60日內決定。

第三節 代理與著作權許可使用合同有關的事宜

第十七條 著作權許可使用合同具體包括：出版合同、表演合同、錄制合同、播放合同、改編合同等。

第十八條 訂立著作權許可使用合同應當具備以下條款：

1、許可使用作品的權利種類。使用的種類可以是一種，也可以多種。

2、許可使用的權利是專有使用權還是非專有使用權。如果未作約定，或約定不明，一旦發生糾紛，法律通常只能認為被許可人取得的是非專有使用權。另外，專有使用合同應當采取書面形式，但是報社、期刊社登作品除外。

3、許可使用的地域范圍、期間。許可合同中著作權人未明確許可的權利，未經著作權人同意，另一方當事人不得行使。

4、付酬標準和辦法。付酬標準可以由雙方約定，也可以參照有關部門制定的付酬標準。雙方無約定或約定不明的，通常參照有關部門制定的付酬標準。

5、違約責任。

6、雙方認為需要約定的內容。

第十九條 與著作權人訂立專有許可使用合同的，可以向著作權行政管理部門備案。

第四節 代理與著作權轉讓合同有關的事宜

第二十條 轉讓著作權的，應當依法訂立書面合同。

第二十一條 著作權轉讓合同應當包括以下內容：

1、作品的名稱。

2、轉讓的權利種類、地域范圍。許可合同中著作權人未明確轉讓的權利，未經著作權人同意，另一方當事人不得行使。

3、轉讓價金。

4、交付轉讓價金的日期和方式。

5、違約責任。

6、雙方認為需要約定的其他內容。

第二十二條 與著作權人訂立轉讓合同的，可以向著作權行政管理部門備案。

第五節 代理與著作權集體管理組織簽訂合同的有關的事宜

第二十三條 協助擁有著作權客戶與著作權集體管理組織簽訂授權委托合同，及協助使用客戶通過著作權集體管理組織取得作品使用權，現今主要的著作權集體管理組織有中國音樂著作權協會。

第二十四條 協助著作權客戶與著作權集體簽訂授權委托合同的注意事項：

1、通常著作權人或其他合法權利人自己難以有效行使的權利，如表演權、放映權、廣播權、出租權、信息網絡傳播權、復制權等，會委托由著作權集體管理組織進行集體管理。

2、著作權人或其他合法權利人若符合著作權集體管理組織的章程規定加入條件的，著作權集體管理組織不得拒絕與其訂立著作權集體管理合同。

3、著作權人或其他合法權利人與著作權集體管理組織訂立著作權集體管理合同后，不得在合同約定期限內自已行使用或者許可他人行使合同約定由著作權集體管理組織行使的權利。

4、著作權人或其他合法權利人有權依授權委托合同收取相應的作品使用費。

第二十五條 協助使用客戶通過著作權集體管理組織取得作品使用權的注意事項：

1、使用客戶要使用著作權集體管理組織管理的作品、錄音錄像制品的，應與其訂立書面的許可使用合同。

2、使用客戶以合理的條例要求與著作權集體管理組織訂立許可使用合同的，著作權集體管理組織不得拒絕。

3、雙方訂立的許可使用合同的期限不得超過2年，但合同期限屆滿可以續訂。

4、按合同的約定，交納相應的許可使用費。

第六節 其他版權法律服務

第二十六條 其他版權法律服務，主要包括有：

1、代理著作權人進行國內外的版權貿易洽談；

2、代理商談合作出版業務；

3、對著作權及相關法律、法規的咨詢服務，出具相關的法律意見書；

4、對專項著作權進行相關的法律服務；代為對著作權侵權行為進行調查、取證；

5、代理著作權及其相關糾紛的調處；

6、為各類出版、新聞單位及網絡服務商和個人提供法律顧問服務。

第三章 民事訴訟業務

第二十七條 著作權民事訴訟業務主要包括但不限于：

1、著作權權屬糾紛；

2、著作權侵權糾紛；

3、僅因收取報酬而產生的糾紛；

4、著作權轉讓合同糾紛；

5、著作權許可合同糾紛；

6、其他著作權糾紛。

第一節 律師作為原告方代理人的注意事項

第二十八條 在訴前就要分析案件是否屬于人民法院受理范圍。

人民法院受理的著作權民事糾紛案件主要包括：①著作權及與著作權有關權益權屬、侵權、合同糾紛案件；②申請訴前停止侵犯著作權、與著作權有關權益行為，申請訴前財產保全、訴前證據保全案件；③其他著作權、與著作權有關權益糾紛案件。

需要注意：受著作權法保護的作品，包括著作權法第三條規定的各類作品的數字化形式。且在網絡環境下無法歸于著作權法第三條列舉的作品范圍，但在文學、藝術和科學領域內具有獨創性并能以某種有形形式復制的其他智力創作成果，人民法院亦給予以保護。

第二十九條 在訴前就要分析案件應由何地法院管轄。

1、級別管轄。

著作權民事糾紛案件，由中級以上人民法院管轄。各高級人民法院根據本轄區的實際情況，可以確定若干基層人民法院管轄第一審著作權民事糾紛案件。

廣東省內能管轄第一審著作權民事糾紛案件的基層人民法院有：廣州市東山區人民法院、深圳市南山區人民法院、佛山市南海區人民法院。

2、地域管轄。

因侵犯著作權行為提起的民事訴訟，由侵權行為的實施地、侵權復制品儲藏地（是指大量或者經常性儲存、隱匿侵權復制品所在地）或者查封扣押地（是指海關、版權、工商等行政機關依法查封、扣押侵權復制品所在地）、被告住所地人民法院管轄。

對涉及不同侵權行為實施地的多個被告提起的共同訴訟，原告可以選擇其中一個被告的侵權行為實施地人民法院管轄；僅對其中某一被告提起的訴訟，該被告侵權行為實施地的人民法院有管轄權。

網絡著作權侵權糾紛案件由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為地包括實施被訴侵權行為的網絡服務器、計算機終端等設備所在地。對難以確定侵權行為地和被告住所地的，原告發現侵權內容的計算機終端等設備所在地可以視為侵權行為地。第三十條 在訴前就要分析審查當事人是否適格。

1、審查原告是否適格。確定著作權糾紛的原告是件非常重要又復雜的事項，必須審慎考慮。可通常下述方面進行審查。

①除了首次創造作品的作者具有原作品的著作權外，改編人、匯編人、翻譯人、注釋人、整理人、表演者、錄音錄像制作者等對其新創作部分亦享有相應的著作權，因此，必須審查原告享有的是哪方面的著作權。

②審查是個人作品還是職務作品，確定到底是個人，還是法人或其他組織享有訴權。

③審查是否合作創作作品、委托作品，確定能否單個起訴，還是需要共同作為原告。

④審查著作權人或其他合法權利人是否將相應的權利委托著作權集體管理組織統一行使，若已委托，著作權人或其他合法權利人本身就已授權的權利在合同期內，不再享有訴權，只能由著作權集體管理組織以其自己的名義起訴。

⑤審查是否屬于《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第13、14條所規定的情況。

2、審查被告是否適格。

第三十一條 在訴前就要分析是否具有仲裁條款、書面仲裁協議及其效力。

第三十二條 在訴前就要分析是否超過訴訟時效期間，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由。侵犯著作權的訴訟時效為二年，自著作權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續，在該著作權保護期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為；侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。

第三十三條 對于著作權侵權糾紛，要注意不要把法定許可使用權的行為，也當成侵犯著作權的行為來認定。

第三十四條 對于著作權侵權糾紛，還需要充分了解侵權人的資產、信譽等狀況，并據此分析侵權人支付賠償款的可能性。

第三十五條 對于著作權許可合同糾紛案件。律師應注意審查：被許 可人行使權利時是否擅自超出約定的權利；是否是在約定的方式、約定的地域和約定的期限內行使著作權；被許可人不得擅自將自己享有的權利許可其他人使用；著作權人可以將同樣權利以完全相同的方式，在相同的地域和期限內許可他人使用，除非被許可人享有專有許可權；除專有許可外，被許可人對第三人侵犯自己權益的行為一般不能以自己的名義向侵權人提起訴訟，只能以著作權人的名義提起訴訟。

第三十六條 明確訴訟請求。

1、確定著作權歸屬。（適用于著作權權屬糾紛的案件）

2、停止侵害。行為人正在實施侵害他人著作權的行為時，權利人有權要求其停止侵權行為，其目的是防止損害結果擴大。（適用于起訴時侵權行為仍在持續的案件）

3、賠禮道歉、消除影響。作品著作權被侵害后，權利人有權請求行為人或者訴請法院責令行為人在一定范圍內賠禮道道歉、澄清事實，以消除人們對權利人或者其作品的不良印象，使社會對其評價恢復到未受侵害前的狀態。（適用于侵權并致權利人信譽受損的案件）

4、賠償損失。（主要適用于對著作財產權的侵害；對著作人身權的侵害，只有給權利人造成一定的經濟損失時，才能適用賠償損失的方法。）

5、請求確定合同無效、申請撤銷合同、請求判令解除合同等。（適用于著作權合同糾紛案）

6、其他訴訟請求。視具體案件情況而定。

第三十七條 準備證據

1、證明原告存在著作權。證據可以是：當事人提供的涉及著作權的底稿、原件、合法出版物、著作權登記證書、認證機構出具的證明、取得權利的合同等。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他組織視為著作權、與著作權有關權益的權利人，但有相反證明的除外。

2、證明被告侵權行為的存在。證據可以是：當事人自行或者委托他人以定購、現場交易等方式購買侵權復制品而取得的實物、發票等。為保證法律效力，有必須要采用公證的形式。

3、證明原告所花費用及損失的存在與數額。賠償損失，通常為權利人的實際損失或者侵權人的違法所得，上述兩者均不能確定時，由法院在50萬的范圍內自由裁量。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

第三十八條 向法院提出訴前停止侵犯著作權行為申請、訴訟證據保全申請、訴訟財產保全申請

1、訴前措施

從保護原告利益以及為防止被告毀滅證據角度來看，訴前申請采取責令停止侵權行為、證據保全措施是較好的方式。具體參照《最高人民法院關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》。

2、訴中措施

相關措施通常在立案時，同時提起。

3、申請保全的證據、財產包括：①關于被告侵權行為的證據；②關于被告獲利情況的證據；③查封、扣押、凍結相關財產。（在著作權案件中，該措施較少使用，但面對容易轉移財產的被告，該措施仍是必要的）

第二節 律師作為被告方代理人的注意事項

第三十九條 客戶預計對方會起訴時、客戶已接到起訴狀副本作出分析

1、案件是否屬于人民法院的受理范圍。

2、受訴法院是否有管轄權。

3、雙方當事人是否均適格。

4、有無仲裁條款、書面仲裁協議及其效力。

5、是否超過訴訟時效期間。

6、對被告實際是否存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷。

7、被告侵權的證據的情況及數量。

8、被告行為的法律性質及后果。

自我分析已構成侵權的情況下，考慮與對方和解。

第四十條 分析認為不構成侵權時，可從下面幾面進行抗辯。

1、原告不具有著作權，或不能單獨行使著作權。

2、侵權行為不存在。

①是自主創作，行使的是自己的著作權； ②是依法行使法定許可使用權；

③出版者、制作者能舉證證明其出版、制作有合法授權； ④如果是出版者的話，證明自己已盡到合理注意義務； ⑤計算機軟件開發者能舉證，其開發的軟件是由于可供選用的表達方式有限才與已經存在的軟件相似的。

3、損害不存在或數額計算沒有依據。包括：沒有存在損害后果；原告的損失計算不正確；被告的獲利計算不正確；損失計算的方式不正確；法定賠償不合理。

第四章 行政法律業務

第四十一條 律師著作權行政法律業務主要包括但不限于：

1、行政訴訟；

2、行政許可；

3、行政聽證；

4、行政裁決。

第四十二條 著作權的行政執法主體主要是，國家版權局以及地方人民政府享有著作權行政執法權的有關部門。

第四十三條 律師從事著作權方面的行政法律業務與從事普通行政案件，在程序、權利、業務范圍并沒有實質性區別或較大的不同，現暫不制定詳細指引，如需指引可參照中華全國律師協會制定的《律師承辦行政案件指引（試行）》。

第四十四條 律師從事著作權行政法律業務的特別注意事項。

受行政處罰的著作權違法行為，除了是侵權行為外，還需要同時損害了公共利益。

第五章 刑事法律業務

第四十五條 律師從事著作權方面的刑事法律業務與從事普通刑事案件，在程序、權利、業務范圍并沒有實質性區別或較大的不同，且著作權糾紛涉及刑事的案件亦相對較少，現暫不制定詳細指引。

第四十六條 律師從事著作權刑事法律業務的特別注意事項。

1、構成著作權犯罪，侵權人必須“以營利為目的”，其中以刊登收費廣告等方式直接或間接收取費用的情形，亦屬“以營利為目的”。

2、刑法所規定的“未經著作權人許可”，是指沒有得到著作權人授權或者偽造、涂改著作權人授權許可文件或者超出授權許可范圍的情形。

3、通過信息網絡向公眾傳播他人文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的行為，應當視為刑法第二百一十七條規定的“復制發行”。

4、追究刑事責任的最低標準是：

如果是未經著作權人許可，復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的；出版他人享有專有出版權的圖書的；未經錄音錄像制作者許可，復制發行其制作的錄音錄像的；制作、出售假冒他人署名的美術作品的，違法所得數額要在三萬元以上，或者非法經營數額在五萬元以上的；未經著作權人許可，復制發行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品，復制品數量合計在一千張（份）以上的；其他嚴重情節的情形。

如果銷售明知是上面條款所述規定的侵權復制品的，違法所得數額要在十萬元以上。

5、單位也可以構成侵犯著作權罪。

第六章 附則

第四十七條 本指引適用于廣東省律師承辦著作權(版權)案件代理業務，由廣東省律師協會負責解釋。

第四十八條 本指引與法律、法規、司法解釋等相關法律規定有沖突或不符時，以法律、法規、司法解釋等相關法律規定為準。第四十九條 本指引自公布之日起實施。

第三篇：上海律師協會律師提供商標法律服務業務操作指引(2007).

上海律師協會律師提供商標法律服務業務操作指引（2007）

（2007年12月18日業務研究與職業培訓委員會會議通過）

1.商標和我國商標法律制度概述

1.1 商標定義

商標是商品經濟的產物，是隨著商品生產和商品交換的發展而出現的。現代意義上的商標是指商品的生產者和經營者或者服務提供者，為了標明自己提供的商品或者服務與市場上其他生產者或經營者生產提供的類似商品或者服務的區別，在其商品或者服務上使用的一種標記。商標的主要特性是具有識別性。

1.2 商標分類

現代商標形式多樣：根據商標構成要素不同，可分為文字商標、圖形商標、字母商標、數字商標、三維標志商標和顏色商標，以及上述兩個或兩個以上要素同時構成的組合商標。隨著技術的發展，還出現了氣味商標。根據我國現行《商標法》第8條的規定，我國接受注冊的商標包括文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合，以及上述要素的組合的商標，尚不承認純色商標和氣味商標。根據商標使用的對象不同，可分為商品商標和服務商標。根據商標使用的目的不同，可分為聯合商標和防御商標。根據商標所有人的不同，可分為集體商標和證明商標。根據商標是否注冊，可將商標分為注冊商標與非注冊商標。根據商標是否馳名，可將商標分為馳名商標和非馳名商標。

1.3 我國現行商標制度

我國目前施行的是注冊商標與非注冊商標并行的商標制度，只有注冊商標才享有商標法規定的商標專用權。我國注冊商標采自愿注冊原則，但有例外，即根據《商標法》第六條規定的“國家規定必須使用注冊商標的商品，必須申請商標注冊，未經核準注冊的，不得在市場銷售”，目前主要是藥品和卷煙這兩類商品使用的商標必須為注冊商標。我國注冊商標制度具體包括：

①商標的主體和客體制度；

②商標注冊制度，包括商標注冊的申請、審查、核準、續展、變更等； ③注冊商標爭議和撤銷制度； ④商標專用權制度； ⑤商標管理制度；

⑥馳名商標特殊保護制度； ⑦地理標志保護制度； ⑧商標國際注冊制度等。

1.4 我國的商標主管機關

我國1982年頒布《商標法》伊始，即規定工商行政管理部門對商標實行集中注冊、分級管理的制度。1.4.1 商標局

國家工商行政管理局下屬的商標局集中接受全國的商標注冊，同時負責商標管理工作。國家商標局的主管事項主要有：商標注冊、變更、續展、補正、注銷、撤銷、轉讓登記、許可合同備案等；商標異議裁定；查處商標侵權行為；認定和保護馳名商標；負者商標國際注冊等事宜。1.4.2 商標評審委員會

國家工商行政管理局下設商標評審委員會，主要職責是處理商標爭議事宜，具體受理四種案件：不服商標局駁回商標注冊申請決定申請復審的案件；不服商標局異議裁定申請復審；對已注冊商標請求裁定撤銷；不服商標局撤銷注冊商標的決定申請復審。另外，根據《商標法實施條例》第五條的規定，商標評審委員會可以依法認定和保護馳名商標。

1.4.3 地方各級工商行政管理局

各省、市、縣級工商行政管理局分級管理各自轄區內的商標管理工作。地方工商局主要負責管理本轄區內商 標日常使用情況，同時監督商品質量。

除工商局系統負責商標管理工作外，各級海關部門負責商標的邊境保護；各級法院也通過審理商標相關案件行使其商標司法權。

2.我國現有商標立法、相關規定及國際條約

應注意，廣義上的商標法不僅包括狹義商標法即有商標命名的法律法規，還包括分散在其他法律法規中的有關商標的相關規定，尤其是一些司法解釋和行政規章。

2.1《中華人民共和國民法通則》（1987年1月1日）2.2《中華人民共和國商標法》（2001年10月27日）2.3《中華人民共和國反不正當競爭法》（2002年8月3日）2.4《中華人民共和國刑法》（1997年3月14日）2.5《中華人民共和國商標法實施條例》（2002年8月3日）2.6《知識產權海關保護條例》（2004年3月1日）2.7《馳名商標認定和保護規定》（2003年4月17日）2.8《集體商標、證明商標注冊和管理辦法》（2003年4月17日）2.9《馬德里商標國際注冊實施辦法》（2003年4月17日）2.10《商標印制管理辦法》（2004年9月1日）2.11《商標評審規則》（2005年9月26日）

2.12《最高人民法院關于人民法院對注冊商標權進行財產保全的解釋》（2001年1月2日）2.13《最高人民法院關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》（2001年1月9日）

2.14《最高人民法院關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》（2002年1月19日）2.15《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2002年10月2日）2.16《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2004年11月2日）

2.17《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》（2006年12月30日）

除上述與商標相關的主要法律法規和司法解釋外，關于與商標相關的國際條約，我國于1985年加入《保護工業產權巴黎公約》，1989年加入《保護商標馬德里協定》，1995年加入《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》，同時按照《巴黎公約》和《馬德里協定》的規定，接受來自外國的商標申請；1988年開始使用尼斯國際商品分類，并于1994年加入《商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協定》；2001年加入世貿組織WTO，我國承諾履行《與貿易有關的知識產權協議》。

3.商標非訴訟法律服務

商標非訟法律服務主要涉及企業商標管理、商標許可和商標轉讓等內容。3.1 指導客戶進行企業商標管理

律師作為企業法務或者為企業打造品牌出具法律意見時，關于企業商標在注冊和使用中的管理，可以注意下列因素：

3.1.1提醒企業及時申請注冊商標，加強商標注冊工作。

3.1.2單一品牌戰略。集中打造單一商品比較容易創出品牌，一般有利于新產品的推廣。

3.1.3多品牌戰略。企業根據不同產品的性質、特點，在其生產的不同商品上使用不同的商標，多商標經營有利于分散風險。

3.1.4主副商標結合使用戰略。企業對于某一種產品同時采用多個商標。在這多個商標中，某一個商標是作為主打商標，而其他幾個商標起襯托作用或定位于中低檔市場，前者稱為主商標，后者稱為副商標。

3.1.5聯合商標戰略。聯合商標是指同一商標所有人在同一種或類似商品上注冊的若干近似商標。與普通商標不同，聯合商標其實是幾個互相近似的商標的組合，在這些商標中有一個商標是主商標或稱正商標，而其他則為聯合商標。聯合商標的存在是為了保護正商標不被變相抄襲使用。聯合商標的使用擴大了注冊商標專用權的范圍，有利于防止他人的商標與自己人的商標的近似而在市場上被消費者誤認。3.1.6防御商標戰略。防御商標是指某一注冊商標的所有人在該注冊商標核定使用的商品（服務）或類似商品（服務）以外的其他多個類別的商品（服務）上注冊或在所有商品（服務）類別上進行全類注冊的商標。注冊防御商標有利于企業的長遠發展，阻止他人在其他商品（服務）上進行搶注。

3.1.7商標使用許可戰略。企業品牌發展到一定程度，可以建議其考慮進行商標許可，借此可以提高許可人的商標知名度，尤其是通過商標許可比較容易地沖破貿易壁壘，順利地實現市場滲透，擴大市場占有率，進一步增強市場開拓能力；對被許可的企業而言，可以借他人有一定知名度的商標發展自己，當然，商標許可中控制產品質量是關鍵。

3.1.8商標、商號、域名統一戰略。商標和商號作為企業主要的商業標識，關系密切；隨著電子商務的發展，域名作為一種新型的權利，也成為企業與消費者關聯的一個重要途徑。因此建議企業確立商標、商號、域名統一戰略具有重大意義，企業可以將商標作為商號和域名的一部分使用，便于消費者在記住商標的同時記住企業的商號與域名，同時還可以防止一些投機分子將他人商標作為商號使用或者將商標進行域名注冊牟取不正當利益。3.1.9馳名商標戰略。企業商標若達到馳名狀態，則可以享受商標法的特殊保護，可以建議企業在市場選擇、產品銷售、售后服務以及廣告宣傳等過程中突出本企業主要商標的宣傳，培養商標的聲譽，以追求達到馳名狀態。3.1.10企業商標維權。企業商標維權，主要是指打擊假冒和仿冒產品；同時，要注意防止本企業的商標被淡化，具有識別性或顯著性的標識才能作為商標使用，如果一個商標被廣泛地引用描述某種商品以致成為該商品的通用名稱時，該商標即已失去作為商標的價值，所以企業尤其是擁有知名商標的企業要警惕自身商標被淡化的危險。

3.2 指導客戶進行商標許可 3.2.1商標許可概述

商標許可，是指商標注冊人通過合同方式，允許他人使用其注冊商標的行為。我國現行《商標法》第四十條規定，商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標；許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量，被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量；經許可使用他人注冊商標的，必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地；商標使用許可合同應當報商標局備案。

商標許可的類型一般分為三類： 3.2.1.1獨占使用許可

商標權的獨占使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定不得使用該注冊商標。獨占使用許可的被許可人取得該注冊商標在合同約定的時間和地域范圍內的獨占使用權，同時也取得獨立的訴訟權利，即在合同有效期間，在商標許可的地域范圍內發現他人侵犯該注冊商標，獨占使用許可的被許可人有權請求工商行政管理部門處理，或單獨向人民法院提出訴訟，當然被許可人也可以與商標權人一起獲取救濟。3.2.1.2排他使用許可

商標權的排他使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊商標僅許可一個被許可人使用，商標注冊人依約定可以使用該注冊商標但不得另行許可他人使用該注冊商標。排他使用許可的被許可人在合同授權范圍內，是唯一的被許可人，但是不能排斥商標權人本人在合同約定的期間和地域范圍內使用該注冊商標。排他使用許可的被許可人的訴訟權利小于獨占使用的被許可人，作為該注冊商標的利害關系人，在發現侵權行為時，可以單獨或與商標權人一起請求工商行政管理部門處理，或者與商標權人共同起訴，但只有在商標權人不起訴的情況下，才能單獨向人民法院提起訴訟。3.2.1.3普通使用許可

商標權的排他使用許可，普通使用許可，是指商標注冊人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊商標，并可自行使用該注冊商標和許可他人使用其注冊商標。商標的普通使用許可在合同授權范圍內可能存在多個被許可人，普通使用許可的被許可人，不能排斥商標權人以及其他被許可人以合同約定的方式在合同約定的期間和地域范圍內使用該注冊商標。普通使用許可的被許可人作為該注冊商標的利害關系人，在發現侵權行為時，可以單獨或與商標權人一起請求工商行政管理部門處理，但只有在經商標權人明確授權時，才能向人民法院提起訴訟。

3.2.2商標使用許可合同的簽訂

商標使用許可是基于當事人意思自治，雙方可以在合法的前提下，自由協商合同的內容。律師在起草商標 許可使用合同時，可以注意下列因素：

①主體條款，包括雙方當事人的名稱、地址等內容。②使用許可的注冊商標，包括其注冊證編號。③授權范圍，包括使用許可該注冊商標的方式，在哪些商品或服務上許可使用該注冊商標，使用許可的期限，使用許可的地域范圍等等。

④許可費，包括許可費用的計算方式和支付方式等。⑤商品質量保證和監督條款。⑥合同到期后的存貨處理。⑦侵權、違約、爭議解決。

⑧特別授權條款，即是否允許被許可人許可第三方使用合同項下的注冊商標等問題。3.2.3 商標使用許可合同的備案

商標使用許可合同的備案可以由商標代理組織進行，也可以由當事人自己進行。在客戶選擇自己進行合同備案時，律師可以指導客戶下列問題： 3.2.3.1備案的程序

商標使用許可合同簽訂后，許可人和被許可人應當在許可合同簽訂之日起3個月內，將該許可合同副本交送其所在地縣級工商行政管理機關存查；同時，許可人須將該許可合同報送商標局備案，并由商標局予以公告。3.2.3.2備案的效力

商標使用許可合同的備案不是合同成立的生效要件。一般來說，商標使用許可合同簽訂后即生效，除非合同約定備案為許可合同的生效條件，不必報經商標局批準。《商標法》規定注冊商標使用許可合同“應當備案”，只是出于對注冊商標使用的管理和監督。根據2002年《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條的規定，商標使用許可合同未經備案的，不影響該許可合同的效力，除非當事人另有約定；商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人。

3.3 指導客戶進行商標轉讓 3.3.1商標轉讓概述

商標權的轉讓是指注冊商標所有人在法律允許的范圍內，通過合同將其注冊商標轉移給他人所有。

我國現行《商標法》第三十九條規定，轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議，并共同向商標局提出申請。受讓人應當保證使用該注冊商標的商品質量。轉讓注冊商標經核準后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權。

我國現行《商標法實施條例》第二十五條規定，轉讓注冊商標的，轉讓人和受讓人應當向商標局提交轉讓注冊商標申請書。轉讓注冊商標申請手續由受讓人辦理。商標局核準轉讓注冊商標申請后，發給受讓人相應證明，并予以公告。轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓；未一并轉讓的，由商標局通知其限期改正；期滿不改正的，視為放棄轉讓該注冊商標的申請，商標局應當書面通知申請人。對可能產生誤認、混淆或者其他不良影響的轉讓注冊商標申請，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由。

3.3.2商標轉讓合同的簽訂

根據《商標法》第三十九條的規定，轉讓注冊商標，轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議。商標法沒有明確規定商標轉讓協議的形式，但由于商標轉讓需經核準，所以商標權轉讓應簽訂書面合同。律師在起草商標轉讓合同時，應注意商標轉讓合同須包括下列因素：

①被轉讓商標的圖樣、商標注冊號、商標的有效期； ②轉讓費的計算與交付；

③有無必須一并轉讓的商標，根據《商標法實施條例》第二十五條的規定，轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓；

④受讓人應當保證使用該注冊商標的商品質量； ⑤違約責任承擔以及爭議解決等內容。3.3.2商標轉讓合同核準程序

商標轉讓合同簽訂后，未經商標局核準，并不生效。商標轉讓合同的申請核準可以由商標代理組織進行，也可以由當事人自己進行。在客戶選擇自己進行申請核準時，律師可以指導客戶下注意下列環節： 3.3.2.1商標權轉讓的申請

轉讓注冊商標的轉讓人和受讓人簽訂轉讓協議后，應共同向商標局提出申請。在實踐中，申請商標轉讓應提交的文件主要有：

①轉讓人和受讓人共同簽章的《轉讓注冊商標申請書》。因為商標法規定商標權轉讓必須由轉讓人和受讓人共同提出申請，所以雙方必須共同在《轉讓注冊商標申請書》上簽章。

②《商標注冊證》的復印件，包括正反面。

③轉讓人和受讓人各自的營業執照復印件一份；如果是自然人，則提交身份證復印件各一份。3.3.2.2商標權轉讓的核準與公告

收到注冊商標轉讓申請后，如果該申請的形式要件符合要求，商標局會著重審查兩點。一是審查有無存在必須一并轉讓的商標。如果有，但當事人未一并轉讓的，商標局會通知其限期改正；期滿不改正的，視為放棄轉讓該注冊商標的申請，商標局會書面通知申請人。二是審查該商標轉讓是否存在可能產生誤認、混淆或者其他不良影響的情形。如果存在這種可能，商標局不予核準該申請，書面通知申請人并說明理由。

經審查通過后，商標局核準該轉讓注冊商標申請，發給受讓人相應證明，并予以公告。受讓人自公告之日起享有商標專用權，成為新的商標權人。

3.4 指導客戶進行商標行政維權

3.4.1向工商行政管理部門提出行政請求

根據《商標法實施條例》第五十一條的規定，如果客戶發現自己的有人仿冒或假冒自己的商標或者其他侵犯其注冊商標專用權的行為，律師可以指導客戶向有關工商行政部門提出行政請求： 3.4.1.1指導和配合客戶收集必要的侵權證據，包括合法取得侵權實物、確認侵權事實以及侵權人的聯系地址等等。3.4.1.2起草行政請求書，就侵權行為向工商行政管理部門進行投訴或者舉報。3.4.2向海關請求檢查和扣留侵權嫌疑產品

如果發現假冒或仿冒產品有進口或出口，律師可以指導客戶向海關請求檢查和扣留侵權嫌疑產品。3.4.2.1指導客戶根據《知識產權海關保護條例》的規定就其注冊商標向海關進行備案。

3.4.2.2指導和配合客戶收集侵權證據，包括侵權嫌疑貨物可能進出境的口岸、時間、運輸工具等等。3.4.2.3指導和配合客戶向侵權嫌疑貨物進出境地海關提出扣留侵權嫌疑貨物的申請，并進行調查。

4.商標訴訟案件代理

隨著經濟的迅速發展，有關商標權的糾紛越來越多，律師可以積極代理客戶解決商標糾紛事務。

4.1 商標民事訴訟案件代理

4.1.1商標侵權糾紛訴訟案件代理 4.1.1.1作為原告代理人

當有客戶因為自身商標被侵權而擬通過訴訟途徑解決，律師若作為原告方代理人： 4.1.1.1.1了解案情，確定商標侵權類型。

根據《商標法》第五十二條的規定，下列行為屬于商標侵權行為：

①未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的； ②銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；

③偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的； ④未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的； ⑤給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。

根據《商標法實施條例》第五十條的規定，下列行為之一的，屬于商標法第第五十二條第（五）項所稱侵犯注冊商標專用權的行為：

①在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的；

②故意為侵犯他人注冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的。根據《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規定，下列行為屬于商標法第五十二條第（五）項規定的給他人注冊商標專用權造成其他損害的行為：

①將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的；

②復制、摹仿、翻譯他人注冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的；

③將與他人注冊商標相同或者相近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的。4.1.1.1.2確定被告。

在商標侵權糾紛案件中，可能因為侵權商品的制造商和銷售商往往不同一，會出現多個被告，原告對此有選擇權。

4.1.1.1.3確認是否需要和解

律師根據對案情的判斷，可以建議客戶尋求和解來解決糾紛，和解可以在起訴前或者訴訟進程中的任一階段進行。

4.1.1.1.4考查訴訟時效

知道或應該知道侵權行為之日起兩年內，可以主張所有侵權損失。

知道或應該知道侵權行為之日起已過兩年，可以主張起訴之日前兩年內的損失。4.1.1.1.5確定管轄法院。

級別管轄上，中級以上人民法院和最高人民法院指定的少數基層人民法院對一審商標案件具有管轄權。地域管轄上，商標侵權糾紛案件，由侵權行為的實施地、侵權商品儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄。

如果存在多個被告，可以選擇其中一個被告的侵權行為實施地人民法院管轄。4.1.1.1.6必要時，可以向法院申請訴前停止侵犯注冊商標專用權和申請財產保全。

如果原告方有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其注冊商標專用權的行為，如不及時制止，將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。4.1.1.1.7配合和指導客戶收集證據，必要時，可以向法院申請訴前證據保全。

在證據可能滅失或者以后難以取得的情況下，原告方可以在起訴前向人民法院申請保全證據。4.1.1.1.8起訴。

準備好起訴狀和初步證據，向有管轄權的法院進行起訴。在起訴狀中，律師可視具體情況，提出以下訴訟請求：停止侵害、消除影響、賠償損失等等。起訴狀和證據一般都圍繞三塊內容展開：

①權利證據，原告是商標權人，則應當提交證明其商標權真實有效的文件，包括商標注冊證。如果原告不是商標權人而是利害關系人（被許可人或者商標財產權利的繼承人），則應當提交注冊商標使用許可合同、在商標局備案的材料及商標注冊證復印件；未經備案的應當提交商標注冊人的證明，或者證明其享有權利的其他證據。必要時，可以請求法院認定原告的商標已經處于馳名狀態。

②被告侵權事實，包括證明被告使用的標識與原告的商標相同或相似、被控侵權產品、銷售發票等證據。③損害賠償依據，確定侵犯商標專用權的賠償數額，為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支，如果侵權人因侵權所得利益或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，原告可以直接在訴請中請求五十萬元人民幣的法定賠償數額。

4.1.1.1.9在案件受理后，在舉證期限內，可以根據被告方的答辯增加新的證據，此時如有必要也可以向法院申請證據保全。

4.1.1.1.10舉證期限結束后，根據合議庭的安排，參加庭審。

4.1.1.1.11一審判決后，根據客戶的要求，不服判決提起上訴或在判決生效后申請執行。

4.1.1.2作為被告代理人

4.1.1.2.1訴前被申請停止有關行為或被申請財產保全或證據保全。

如果客戶在訴請碰到被申請停止有關行為或被申請財產保全或證據保全的情形，律師應指導客戶配合法院相 關執行活動的同時，申請查看申請人的相關情況，尤其是其權利證據、申請理由以及提供的擔保等等。4.1.1.2.2了解案情，確認是否需要尋求和解

如果客戶被控侵犯他人商標權，律師可以代理客戶應對訴訟。

根據原告的起訴狀和證據，以及客戶對情況的介紹，律師應具體分析案情，確認是否構成侵權或者侵權的程度，來決定是否建議客戶尋求和解來解決糾紛，和解可以訴訟進程中的任一階段進行。4.1.1.2.3答辯

如果客戶確定應訴，律師應針對原告的訴請和證據相應地準備答辯理由和證據。商標訴訟不侵權答辯要點一般有：

①被告使用的標識具有合法來源； ②質疑原告的商標權的正當性，包括反駁原告商標為馳名商標，必要時可以建議客戶向商標評審委員會提出撤銷原告的注冊商標，但是目前商標評審程序所需時間較長。

③雙方的標識不相同亦不近似；

④雙方的商品或服務不相同亦不類似；

⑤損害不存在、數額計算沒有依據或者法定賠償不合理等等。

律師可以在答辯期間向法院遞交書面的答辯狀，也可以在開庭時進行口頭答辯。4.1.1.2.4針對答辯要點，律師盡可能收集相應的證據。4.1.1.2.5舉證期限結束后，根據合議庭的安排，參加庭審。

4.1.1.2.6一審判決后，根據客戶的要求，不服判決提起上訴或服從一審判決，在判決生效后就判決執行過程中亦可以尋求和解。

4.1.2商標權合同糾紛案件代理

商標權合同糾紛主要是基于商標權使用許可合同或商標權轉讓合同而產生的糾紛。4.1.2.1選擇仲裁還是向人民法院起訴

商標權使用許可合同或商標權轉讓合同一般會約定爭議解決條款，如果該約定有效，則根據約定的爭議解決方式申請仲裁或者向人民法院起訴。

如果向人民法院起訴，對商標權合同糾紛案件有管轄權的法院包括被告住所的或合同履行地人民法院管轄。如果合同雙方同意，可以協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院作為受理案件的一審法院。

4.1.2.2律師作為商標權合同糾紛案件原告方或被告方的代理人，應仔細研究合同本身，就合同本身及各條款的效力、合同的履行情況、違約情況等等因素作出詳細的分析，具體過程可以參見前述的商標侵權糾紛訴訟案件代理。

4.1.3 商標權權屬糾紛案件代理

在商標權轉讓或許可以及其他商標權轉移等過程中，可能會發生商標權權屬糾紛，除向有關商標主管機關提出行政請求外，就商標權權屬糾紛，當事人可以直接向人民法院起訴。商標權權屬糾紛訴訟屬于民事確認之訴。4.1.3.1商標權權屬糾紛案件，由被告住所地人民法院管轄

4.1.3.2 律師作為商標權權屬糾紛案件原告方或被告方的代理人，應具體分析案情，尤其是針對惡意變更商標注冊登記信息，收集有效的權屬證據，具體過程可以參見前述的商標侵權糾紛訴訟案件代理。根據人民法院的確權判決的結果，律師應指導和配合客戶通過執行程序要求國家商標局協助變更商標注冊登記信息。

4.2 商標行政訴訟案件代理 4.2.1商標行政訴訟案件的范圍

商標行政訴訟案件主要可以分為兩類：一是，對各級工商行政管理機關的具體行政行為提起行政訴訟的案件；二是不服商標評審委員會決定（包括裁定，下同）而提起行政訴訟的案件。4.2.1.1普通商標行政訴訟案件的類型

根據商標法及其實施條例的規定，當事人對工商行政管理機關對下列行為處罰不服的，可以提起行政訴訟。4.2.1.1.1使用商標的商標商品粗制濫造，以次充好，欺騙消費者的；

4.2.1.1.2國家規定必須使用注冊商標的商品，沒有使用注冊商標在市場上銷售的； 4.2.1.1.3未注冊商標冒充注冊商標使用的；

4.2.1.1.4使用的商標屬于商標法第十條規定不得作為商標使用的文字、圖形的； 4.2.1.1.5侵權注冊商標專用權，工商行政管理機關責令停止侵權行為、罰款的； 4.2.1.1.6封存或者收繳商標標識等等。

4.2.1.2不服商標評審委員會決定而提起行政訴訟的案件主要有四類：

4.2.1.2.1對商標評審委員會就不服國家工商行政管理總局商標局駁回商標注冊申請的決定而依據商標法第三十二條規定申請復審而作出的決定提起行政訴訟；

4.2.1.2.2對商標評審委員會就不服商標局的異議裁定而依據商標法第三十三條規定申請復審而作出的決定提起行政訴訟；

4.2.1.2.3對商標評審委員會就對已經注冊的商標依據商標法第四十一條規定請求裁定撤銷而作出的決定提起行政訴訟；

4.2.1.2.4對商標評審委員會就不服商標局依照商標法第四十一條第一款、第四十四條、第四十五條的規定作出撤銷或者維持注冊商標的決定而依據商標法第四十九條規定申請復審而作出的決定提起行政訴訟。

4.2.2訴訟時效和管轄法院

4.2.2.1 在普通商標行政訴訟案件，根據《行政訴訟法》的規定，向人民法院提起行政訴訟的，應當在知道作出具體行政行為之日起三個月內提出；不服復議決定提起行政訴訟的，應當在復議期滿之日起十五日內提出。在普通商標行政訴訟案件中管轄法院的確定，由最初作出具體行政行為的工商行政管理機關所在地人民法院管轄。經復議的案件，復議機關改變原具體行政行為的，也可以由復議機關所在地人民法院管轄。對國家工商行政管理局及商標局的具體行政行為提起訴訟的案件，由其所在地人民法院管轄。4.2.2.2根據商標法的規定，對商標評審委員會作出的決定或裁定不服的，可以在收到通知之日起三十日內提起行政訴訟。對商標評審委員會作出的決定或裁定不服而提起行政訴訟的案件中，被告是商標評審委員會，管轄法院為北京市第一中級人民法院。

4.2.3律師作為原告的代理人

4.2.2.1在普通商標行政訴訟案件中，原告對工商行政管理機關的具體行政行為不服的，律師作為原告的代理人，可以根據具體的訴訟請求（撤銷或部分撤銷、重新作出具體行政行為）和事實根據向法院起訴。在訴訟過程中，必要時，原告可以向法院申請停止執行該具體行政行為。若對一審判決不服，可以向上一級人民法院提出上訴。4.2.2.2對商標評審委員會作出的決定或裁定不服的,律師作為原告的代理人，向北京市第一中級人民法院起訴，針對商標評審的決定書，提出具體不服理由和相應的事實根據，請求法院撤銷商標評審委員會作出的決定或裁定。對一審判決不服的，可以向北京市高級人民法院提出上訴。

4.2.4律師作為第三人的代理人

如果在商標評審案件中存在雙方當事人，主要是商標異議復審、商標撤銷或商標爭議評審案件中，一方當事人對商標評審委員會作出的決定或裁定不服的，向北京市第一中級人民法院起訴后，另一方當事人則作為第三人參加訴訟。律師作為第三人的代理人，可以根據原告的起訴書，提出意見陳述，請求維持商標評審委員會作出的決定。對一審判決不服的，亦可向北京市高級人民法院提出上訴。

4.3 商標刑事訴訟案件代理 4.3.1罪名概述

4.3.1.1《中華人民共和國刑法》第二百一十三條，假冒注冊商標罪。

4.3.1.2《中華人民共和國刑法》第二百一十四條，銷售假冒注冊商標的商品罪。

4.3.1.3《中華人民共和國刑法》第二百一十五條，非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪。4.3.2商標犯罪認定時，應當注意的是：

4.3.2.1“假冒注冊商標罪”必須是在同種商品上使用與注冊商標相同的商標，同時必須達到“情節嚴重”； 4.3.2.2實施刑法第二百一十三條規定的假冒注冊商標犯罪，又銷售該假冒注冊商標的商品，構成犯罪的，以假冒注冊商標罪定罪處罰。實施刑法第二百一十三條規定的假冒注冊商標犯罪，又銷售明知是他人的假冒注冊商標的商品，構成犯罪的，應當實行數罪并罰；

4.3.3商標刑事案件的具體操作

作為假冒注冊商標罪、銷售假冒注冊商標的商品罪和非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪案件中被告的辯護人，律師可以注意以下幾個方面的問題：

4.3.3.1原告的商標權存在瑕疵，具體要點參照商標侵權訴訟案件代理部分。4.3.3.2控訴被告侵權的事實不清、證據不足或程序違法。4.3.3.3犯罪構成要件不滿足：

4.3.3.3.1不具備犯罪構成的主觀要件。

“假冒注冊商標罪”、“銷售假冒注冊商標的商品罪”和“非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪”的主觀要件只能是故意，疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構成商標犯罪。4.3.3.3.2不具備犯罪構成的客觀要件。

①“假冒注冊商標罪”的認定要件主要包括構成情節嚴重的“非法經營數額”的確定、“相同的商標”的認定、“使用”的認定等。

②“銷售假冒注冊商標的商品罪”認定要件主要包括銷售金額“數額較大”和“數額巨大”的確定、“明知”的認定等。

③“非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪”認定要件主要包括“情節嚴重”和“情節特別嚴重”的認定等。附則

本指引由上海市律師協會知識產權法律研究委員會起草，并非強制性或規范性規定，僅供律師在實際業務中參考。

第四篇：上海市律師協會《律師提供專利法律服務業務操作指引》

上海市律師協會《律師提供專利法律服務業務操作指引》

（2007年12月18日業務研究與職業培訓委員會會議通過）

1.專利權和專利權法律保護 1.1 專利權

專利權是指一個國家專利主管機關依法授予專利申請人或其專利申請權繼承人在法定時間中，在該國（或地區）地域內享有的相應的獨占性的權利。

1.2.我國專利法保護的專利類型

我國專利法規定因發明創造的類型不同而分別授予發明專利權、實用新型專利權和外觀設計專利權，也就是將專利分為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。

發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案。發明專利既保護產品發明，也保護方法發明以及用途發明。產品發明是指儀表、機器、設備、裝置或者液態、氣態、粉末狀物質等人類創造的有形物。方法發明是指制造特定產品或者實現特定技術目標采用的工藝流程、制造方法、技術手段以及開拓性的用途的發明創造。

實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型必須是產品發明創造，而方法發明創造及用途發明創造都不能申請實用新型專利；實用新型必須是具有固定形狀和構造的產品發明創造；沒有固定形狀和構造的氣態、液態和粉末、顆粒狀物質以及單純的線路等不能申請實用新型專利。

外觀設計是指對產品的形態、圖案、色彩或者其結合作出的富有美感的并適于工業上應用的新設計。外觀設計是一種以工業應用為目的，依附于以具體工業方法生產之產品的美學設計，可以是形狀、圖案、色彩三種要素的一種或者兩種、三種的組合，外觀設計既可以是平面的，也可以是立體的。外觀設計專利保護對象只是產品外觀的美學設計，不涉及產品的技術內涵。

1.3.我國專利權的期限

我國專利法規定：發明專利權期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權期限都是10年，都從專利申請日起算。但是如果更確切地講，我國各類專利權的專利權實際保護期限要比上述年限短一些。例如發明專利申請共經歷了三個階段，先是提出申請，再是專利申請文件早期公開，最后是批準授權與否。在提出申請至早期公開這一階段專利申請的技術內容還是保密的，法律只保護專利申請人因“申請在先”而依法產生的“先申請權益”，但對已申請專利的技術內容沒有實質的專利權保護，這一階段對相關技術內容的保護，仍然適用于技術秘密保護的法律規定。在早期公開至批準授權與否這一階段中，我國專利法規定只給予專利申請人以“臨時保護”，即“申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用”，但決不是實質的完整的專利保護。直到正式授予發明專利權后，專利申請人才正式“轉正”為專利權人，享有真正的完整的專利權。所以，發明專利權的全面的保護期限實際上應當從授予專利權日起開始。同理，實用新型專利權和外觀設計專利權的全面保護期限也開始于授予專利權日起。

1.4 我國專利權的保護客體和保護內容 1.4.1保護客體

并非所有的發明創造都能夠被授予專利權，根據我國專利法，首先，對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權；其次，對下列各項，不授予專利權：

（一）科學發現；

（二）智力活動的規則和方法；

（三）疾病的診斷和治療方法；

（四）動物和植物品種－但其生產方法，可以依照專利法規定授予專利權；

（五）用原子核變換方法獲得的物質。

1.4.1保護內容

我國專利法規定：發明和實用新型專利權被授予后，除另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、銷售、進口其外觀設計專利產品。我國專利法還規定：發明專利權和實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用以解釋權利要求。外觀設計專利權的保護范圍則以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準。

1.5我國的專利主管機關

根據《專利法》第3條的規定，國家知識產權局管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。

省、市、縣（含縣級市、區）人民政府管理專利工作的部門負責本行政區域內的專利管理工作。

2.我國現有專利立法、相關規定及國際條約 2.1.《中華人民共和國專利法》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2001.7.1施行）

2.2 《中華人民共和國民法通則》（1987.1.1施行）2.3 《中華人民共和國刑法》（1997.10.1施行）

2.4 《專利法實施細則》（1985.4.1施行；第一次修改后1993.1.1施行；第二次修改后2002.7.1施行）

2.5 《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（2001.7.1施行）

2.6 《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》（2001.7.1施行）

2.7 《最高人民法院關于審理專利糾紛案件若干問題的解答》（1992.2.9施行）

2.8.《最高人民法院關于專利侵權糾紛案件地域管轄問題的通知》（1987.6.29施行）

2.9《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（2004年11月2日施行）

2.10 《專利代理條例》（1985.9.12；第一次修改后1991.4.1施行）2.11《專利行政執法辦法》（2001.12.17施行）

2.12《中華人民共和國知識產權海關保護條例》（2004年3月1日施行）2.13 《國防專利條例》(2004年11月1日起施行)2.14 《審查指南》(2006年新版)2.15《國家知識產權局行政復議規程》（2002年9月1日起施行）除上述與專利相關的主要法律法規和司法解釋外，關于與專利相關的國際條約，我國于1985年加入《保護工業產權巴黎公約》，1993年加入《專利合作公約》，2001年加入世貿組織WTO，我國承諾履行《與貿易有關的知識產權協議》（TRIPS）。

3.專利非訴訟法律服務 3.1 專利管理

在專利非訴訟法律服務中，指導客戶建立專利管理機構，進行有效的專利管理是知識產權律師重要的工作內容。

3.1.1 確定專利管理機構的職責范圍 專利管理機構的職責范圍通常包括以下內容： ① 相關技術領域最新專利信息的收集與分析。② 國內外專利申請的辦理。③ 專利文件的整理與歸檔管理。④ 專利價值評估。⑤ 參與專利戰略的制訂。⑥ 參與專利訴訟的進行。3.1.2.指導客戶制定專利戰略

專利戰略的內容包括專利調查戰略、專利申請戰略、專利實施戰略和專利訴訟戰略等方面。其中專利調查戰略通常包括技術動向調查、專利性調查、專利法律狀態調查、同族專利調查、監視調查等。

專利申請戰略通常包括基本專利戰略、外圍專利戰略、搶先申請戰略等。專利實施戰略主要包括專利實施戰略、專科轉讓戰略、專利許可轉讓、專利引進戰略等。

3.1.3.指導客戶進行專利培訓

律師應當專利管理機構門定期安排有關課程對員工進行專利知識培訓，培訓的內容包括專利相關法律法規，相關案例，最新專利信息等。

3.2指導客戶進行專利轉讓和實施許可業務

3.2.1 根據專利法的的規定，專利申請權和專利權都可以轉讓。在辦理專利申請權和專利權轉讓業務時，應注意以下幾點：

（1）中國單位或者個人向外國人轉讓專利申請權或者專利權的，必須經國務院有關主管部門批準。（2）轉讓專利申請權或者專利權的，讓與人與受讓人應當訂立合同。該合同為要式合同，即必須以書面形式訂立。對轉讓專利申請權或者專利權的合同，除專利法或有關行政法規另有規定的以外，應適用《中華人民共和國合同法》的有關規定。

（3）轉讓專利申請權或者專利權的讓與人與受讓人訂立轉讓合同后，應當向國務院專利行政部門辦理登記。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。需要指出的是，當事人辦理登記，是專利申請權或者專利權轉移生效的要件，而不是轉讓合同生效的要件。依照合同法的規定，依法成立的轉讓專利申請權或者轉讓專利權的合同，自成立時即生效，當事人一方不得以未經登記為由主張合同無效。合同成立后，因未向國務院專利行政部門辦理登記手續使轉讓不生效的，當事人應當依法補辦登記手續。

（4）按照國務院發布的《國防專利條例》的規定，國防專利申請權和國防專利權只能向國內的中國單位或者中國公民轉讓，禁止向國外的單位或者個人轉讓。轉讓國防專利申請權或者國防專利權的，屬于全民所有制單位的，須經該單位上級主管部門批準；屬于集體所有制單位或者個人的，須經國防專利局批準。向中外合資經營企業、中外合作經營企業轉讓國防專利申請權或者國防專利權的，須向國防專利局提出申請，由國防專利局報國防科工委批準。

3.2.2 按照被許可人取得的實施權的范圍以及被許可人享有的權利，可以將專利實施許可分為以下5種類型：

（1）獨占實施許可（簡稱獨占許可）是指在一定時間內，在專利權的一定地域范圍內，專利權人只許可一個被許可人實施其專利，而且專利權人自己也不得實施該專利。獨占實施許可被許可人的地位與專利權人有相似之處。獨占實施許可的被許可人可以根據合同的約定獨占地實施專利技術，排除專利權人的實施行為，也可以在專利權人不起訴的情況下單獨提起侵權訴訟，或者請求人民法院采取訴前臨時措施。

（2）排他實施許可（簡稱排他許可）也稱獨家許可，是指在一定時間內，在專利權的一定地域范圍內，專利權人只許可一個被許可人實施其專利，但專利權人自己有權實施該專利。排他許可與獨占許可的區別就在于排他許可中的專利權人自己享有實施該專利的權利，而獨占許可中的專利權人自己也不能實施該專利。

（3）普通實施許可（簡稱普通許可）是指在一定時間內，專利權人許可他人實施其專利，同時保留許可第三人實施該專利的權利。這樣，在同一地域內，被許可人同時可能有若干家，專利權人自己也可以實施。普通許可是專利實施許可中最常見的一種類型。普通許可的被許可人能否作為原告提起侵權訴訟，能否申請人民法院采取臨時措施，關鍵在于實施許可合同的具體約定。

（4）分實施許可（簡稱分許可）是針對基本許可而言的，即在被許可人與專利權人訂立實施許可合同的基礎上，被許可人依照與專利權人的協議，作為許可人再許可第三人實施同一專利，被許可人與第三人之間的實施許可就是分許可。被許可人簽訂這種分許可合同必須得到專利權人的同意，否則無權訂立分許可合同。

（5）交叉實施許可（簡稱交叉許可）也稱作互換實施許可，是指兩個專利權人互相許可對方實施自己的專利。這種許可，兩個專利的價值大體是相等的，所以一般是免交使用費的，但如果二者的技術效果或者經濟效益差距較大，也可以約定由合同一方當事人給予另一方當事人以適當的補償。交叉許可的性質，既可以是普通許可，也可以是獨占許可或排他許可。

3.3 代理專利行政維權

3.3.1.代理客戶提起行政處理請求

我國《專利法》第57條的規定，專利權被侵犯的救濟方式包括：（1）協商，即專利侵權糾紛可以由當事人協商解決；（2）司法救濟，即專利權人或者利害關系人向人民法院提起民事訴訟；（3）行政救濟，即專利權人或者利害關系人請求管理專利工作的部門處理，要求責令停止侵權行為，也可以就賠償額請求調解。

管理專利工作的部門對專利侵權糾紛的處理包括以下職能：一是應當事人的請求，對專利侵權糾紛進行處理，認定侵權行為成立的，責令侵權人立即停止侵權行為，這是具體行政行為，當事人不服的，可以依法提起行政訴訟。侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。二是在行政處理的過程中，應當事人的請求，就專利侵權的賠償額進行調解。這是一種調解，不具有約束力，調解不成的，當事人可以依法提起民事訴訟。律師在指導客戶向專利管理部門提出行政請求，主要包括以下工作內容：起草行政請求書、指導客戶收集必要的權利證據和侵權證據等。

3.3.2.代理客戶進行海關知識產權保護備案

根據《知識產權海關保護條例》的規定，海關依照國家有關法律規定，在邊境執法中保護與進出境貨物有關并受中華人民共和國法律行政法規保護的知識產權，其中包括專利權。

律師在代理當事人辦理知識產權海關備案時應注意，權利人向海關總署提出海關保護備案申請，應事先向海關領取備案申請書。權利人或其代理人應按照要求填寫申請書，并隨附有關文件，送交或寄送海關總署。

權利人提出備案申請，應按照一項權利一份申請的原則提出，即每份申請書只能就一份權利證書上的專利提出申請。申請書應用中文填寫，并保證交驗的申請文件真實、有效。

權利人在提交申請時應當同時附送下列文件：①專利權人的身份證明文件；授權委托書；②專利證書的復印件，經專利局登記和公告的專利轉讓合同副本，專利實施許可合同副本；③海關總署認為需要附送的其他文件。交驗的文件為外文的，同時提交中文譯本。

3.4專利申請代理 3.4.1國內專利代理

根據專利法規定，中國單位或者個人在國內申請專利和辦理其他專利事務的，可以委托專利代理機構辦理。因此，具有專利代理資格的律師事務所可以以事務所身份從事專利代理法律服務的；而沒有專利代理服務資格，但確有能力從事專利代理法律服務的，可以參照民事訴訟中類似公民代理的方式，從事專利代理工作。

專利代理根據申請專利類型的不同而有所不同。

申請發明專利的，一般包括如下幾個階段：

1、撰寫發明申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發明的發明點；正式撰寫申請文件，包括權利要求書、說明書等；遞交正式申請。

2、專利審查中的代理：

1、初步審查程序中的代理：協助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；

2、實質審查程序中的代理：主要為幫助客戶做好對專利局針對申請文件可能作出的實質審查意見通知書的答復。

3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發明申請，應協助客戶做好對相關文件、期限和費用的管理。

申請實用新型或外觀設計專利的，一般包括如下幾個階段：

1、撰寫申請文件并遞交申請：與客戶建立委托關系后，首先與客戶進行溝通，進行技術交底；然后對相關技術進行檢索，確定相關發明創造的發明點；正式撰寫申請文件；遞交正式申請。

2、初步審查程序中的代理：協助客戶做好初審程序中對文件、期限和費用的管理，對可能的程序或其他瑕疵進行補正；

3、授權階段的代理：對最終獲得授權的發明申請，應協助客戶做好對相關文件、期限和費用的管理。

3.4.2涉外專利代理

根據專利法規定，在中國沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織在中國申請專利和辦理其他專利事務的，應當委托國務院專利行政部門指定的專利代理機構辦理；中國單位或者個人將其在國內完成的發明創造向外國申請專利的，應當先向國務院專利行政部門申請專利，委托其指定的專利代理機構辦理，并遵守專利法第四條的規定；中國單位或者個人可以根據中華人民共和國參加的有關國際條約提出專利國際申請；申請人提出專利國際申請的，應當遵守前述規定。因此，除極少數例外，律師事務所律師從事涉外專利申請，相應律師事務所應具有涉外專利申請代理資格。

在涉外專利申請實務上，一般分為國內向國外申請（內向外）和國外向國內申請（外向內），其形式一般分為PCT模式和優先權模式。鑒于篇幅和其服務的特殊性，此處不做展開。3.5專利行政復議代理

根據規定，公民、法人和其他組織,認為國家知識產權局的具體行政行為侵犯其合法權益的,可以向國家知識產權局申請復議。復議申請人、第三人可以委托代理人代為參加復議。因此，律師可以代理復議申請人、第三人參加國家知識產權局的行政復議。

按規定，目前國家知識產權局受理專利行政復議的范圍，包括:(一)專利申請人對不予受理其申請不服的;(二)專利申請人對申請日的確定有爭議的;(三)專利申請人對視為未要求優先權不服的;(四)專利申請人對其專利申請按保密專利申請處理或者不按保密專利申請處理不服的;(五)專利申請人對專利申請視為撤回不服的;(六)專利申請人對視為放棄取得專利權的權利不服的;(七)專利權人對專利權終止不服的;(八)專利申請人、專利權人因耽誤有關期限導致其權利喪失,請求恢復權利而不予恢復的;(九)專利權人對給予實施強制許可的決定不服的;(十)強制許可請求人對終止實施強制許可的決定不服的;(十一)國際申請的申請人對國家知識產權局根據專利法實施細則第一百零二條終止其國際專利申請不服的;(十二)國際申請的申請人對國家知識產權局根據專利法實施細則第一百一十五條所作復查決定不服的;(十三)專利代理機構對撤銷其機構的處罰不服的;(十四)專利代理人對吊銷其《專利代理人資格證書》的處罰不服的;(十五)公民、法人和其他組織認為國家知識產權局作出的其他具體專利行政行為侵犯其合法權益的。不包括：(一)專利申請人對駁回專利申請的決定不服的;(二)專利申請人對復審決定不服的;(三)專利權人和無效宣告請求人對專利復審委員會就無效宣告請求所作決定不服的;(四)專利權人或實施強制許可的被許可人對實施強制許可使用費的裁決不服的;(五)國際申請的申請人對國家知識產權局作為國際申請的受理單位、國際檢索單位和國際初步審查單位所作決定不服的。有關專利行政復議的具體事項，可參照相關律師從事行政復議指引及《國家知識產權局行政復議規程》規定。

3.6專利復審代理

理論上，專利復審是一種特殊的專利行政復議程序。根據專利法，專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內，向專利復審委員會請求復審。專利復審委員會復審后，作出決定，并通知專利申請人。

在復審代理中，主要工作包括：

1、分析確定請求復審的理由，撰寫并向專利復審委員會提交復審請求書，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除駁回決定指出的缺陷；

2、對專利復審委員會合議組可能發出的復審通知書進行仔細研究并答復，必要時，可對專利申請文件進行修改以消除復審通知書指出的缺陷；

3、參加復審程序中可能發生的口頭審理。

4、收到復審決定書后，若維持原駁回決定的，應協助客戶仔細分析；客戶對專利復審委員會的復審決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。

3.7 專利無效代理 理論上，可將專利無效歸入為一種特殊的專利行政復議程序。專利法規定：自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。實務中，專利無效常常成為專利侵權訴訟中，被告的一種訴訟手段。專利無效代理包括代理專利無效申請人和代理專利無效被申請人。

代理專利無效申請人的律師主要工作包括：

1、與客戶建立委托關系，根據無效請求的目的確定無效代理中的整體策略；

2、分析相關專利及公知技術，決定無效宣告請求的理由，并組織證據，按規定撰寫并提交無效請求書及相關證據，并及時繳納費用；

3、答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書；

4、參加可能的口頭審理程序，對相關證據、事實進行質證、辯論，進一步結合證據闡述無效理由；

5、幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。

代理專利無效被申請人的律師主要工作包括：

1、與客戶建立委托關系，分析無效宣告請求書的理由、證據，確定無效代理中的整體策略；

2、按規定撰寫并提交針對無效請求書的意見陳述書，必要時，應協助客戶修改被申請無效發明或實用新型專利的權利要求書；

3、答復復審委員會無效合議組可能發出的審查通知書；

4、參加可能的口頭審理程序，對相關證據、事實進行質證、辯論，進一步反駁無效宣告請求書無效理由；

5、幫助客戶分析無效請求審查決定，以確定是否可能提起訴訟；若與侵權訴訟有關的，應依此確定在侵權訴訟中的后續對策。

無論是代理專利無效申請人還是代理專利無效被申請人，律師都應當按無效中的策略判斷是否進行和解。

4.專利訴訟法律服務 4.1 專利民事訴訟 4.1.1專利權歸屬糾紛

此類案件主要包括專利申請權糾紛案件、專利權權屬糾紛案件、職務發明創造發明人、設計人獎勵、報酬糾紛案件和發明人、設計人資格糾紛案件等。律師代理此類案件應注意以下幾個問題：

4.1.1.1 管轄

法院對專利權屬糾紛的管轄，由被告住所地人民法院管轄。4.1.1.2.與專利侵權糾紛能否并案審理 在實踐中，往往遇到專利權屬糾紛與專利侵權糾紛交織在一起，比如，原告起訴要求分享被告（專利權人）的專利權，同時要求法院追究被告轉讓或實施該專利的侵權責任。法院在審理此類案件是，通常會對兩個糾紛案件分案審理。

4.1.2 專利合同訴訟

此類案件主要包括專利申請權轉讓合同案件、專利權轉讓合同糾紛案件、專利實施許可合同糾紛案件等。律師代理此類案件應注意以下幾個問題：

4.1.2.1.管轄

根據《合同法》規定的“或裁或審”原則，律師應當指導當事人選擇合適的爭議解決方式。同時，就應注意按照合同約定的法院來確定管轄，如果約定不明或約定違反級別管轄或專屬管轄的，約定無效。

4.1.2.2 準確定位合同類型

專利合同糾紛涉及多種不同的合同類型，其法定的權利、義務也各不相同。因此，律師應仔細分析爭議合同的真正類型，然后確定當事人的權利義務及相應的違約責任等。

4.1.3 專利侵權訴訟

4.1.3.1 作為原告代理人律師實務 4.1.3.1.1 權利證據的收集與整理

主要包括專利證書、說明書及其附圖、專利繳費單據、專利登記簿副本、專利實施許可合同等，以確認原告是否有訴訟主體資格。

4.1.3.1.2 侵權證據的收集與整理

專利案件的侵權證據主要是指侵權產品及與其相關的資料，如網頁、銷售廣告、銷售合同等。權利人在收集侵權證據時必須采取合法的手段；對于一些關鍵的證據，建議采用公證取證的方法。

4.1.3.1.3專利侵權分析

綜合前述權利證據和侵權證據，進行專利穩定性以及專利與侵權產品技術特征對比分析，出具專利侵權分析報告，初步判斷訴訟可能性，并確定是否采取下一步的訴訟措施。

4.1.3.1.4 訴前臨時措施的運用

如果企業決定通過訴訟途徑解決侵權糾紛，則可以考慮使用訴前臨時措施。訴前臨時措施，包括訴前禁令、財產保全和證據保全三種。訴前禁令，可以根據具體情況，申請采取查封、扣押或法律規定的其它方法。財產保全，可以根據具體情況，采取查封、扣押、凍結或法律規定的其它方法。證據保全，可以根據具體情況，采取查封、扣押、拍照、錄像、錄音、復制、鑒定、勘驗等方法。《中華人民共和國專利法》第六十一條規定，專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請責令停止有關行為和財產保全的措施。最高人民法院制定發布的《最高人民法院關于訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》，對人民法院如何適用該項訴前臨時司法措施作出了具體司法解釋。

4.1.3.1.5起訴

律師在了解案情后，應確定專利侵權類型及被告，在考查訴訟時效后確定管轄法院提起訴訟。

級別管轄上，中級以上人民法院對一審專利案件具有管轄權。

地域管轄上，專利侵權糾紛案件，由侵權行為地和被告住所地人民法院管轄。如果存在多個被告，可以選擇其中一個被告的侵權行為地或被告住所地人民法院管轄。

需注意，根據不同案情及被告采取的對應措施，在被告提起無效的情形下參加相應無效程序及無效所應當采取的策略；參與侵權訴訟合議庭可能提起的中止案件聽證等。

4.1.3.1.6舉證期限結束后，根據合議庭的安排，參加庭審。針對爭議較大的技術問題，可申請鑒定。

4.1.3.1.7一審判決后，分析判決內容并根據客戶的要求，提起上訴或或放棄上訴。

4.1.3.2.作為被告代理人律師實務 4.1.3.2.1 原告權利確認。

在收到起訴狀副本后，首先應該查證對方的詳細信息，同時進行相關的專利檢索，對權利人的主體資格、專利有效性進行確認。

4.1.3.2.2 自我審查

審查自己的被控產品否侵權對方的專利權。將涉嫌侵權產品與專利的技術特征進行比較，進行專利侵權分析，出具法律報告。

審查已有技術，以確定是否應針對涉案專利權是否提起無效，并參與無效程序；通過無效程序，申請法院中止侵權案件的審理。如果發現本企業確實已經侵犯對方的專利權且無效可能性較低，則應當在訴訟及無效過程中與對方進行協商，嘗試以和解解決糾紛。

針對庭審中爭議較大的技術問題，可申請鑒定。4.1.3.2.3 應對原告申請的“訴前臨時措施”

如果對方已經申請了“訴前臨時措施”，對于財產保全，可根據《中華人民共和國民事訴訟法》第九十五條的規定，向法院提供擔保，由法院決定解除財產保全。

對于訴前禁令和證據保全，如果確定本企業沒有侵權行為，應該積極應訴，盡量縮短訴訟時間，同時準備向對方提出賠償要求。

4.1.3.2.4侵權抗辯

當企業在專利侵權訴訟中作為被告被控侵權的時候，可以采取以下幾種方法進行抗辯：濫用專利權抗辯、不侵權抗辯、已有技術抗辯、訴訟時效抗辯。

4.2 專利行政訴訟

由于作出行政決定的機關不同、決定的內容不同，專利行政案件可以分為以下三類：

（1）以專利復審委員會作為被告的專利行政案件，包括①.不服專利復審委員會維持駁回申請復審決定的案件。②不服專利復審委員會專利權無效宣告請求決定的案件。

（2）以國家知識產權局專利局為被告的專利行政案件，包括①.不服國家知識產權局專利局作出的實施強制許可決定的案件。②不服國家知識產權局專利局作出的實施強制許可使用費裁決的案件。③不服國務院專利行政部門行政復議決定案件。

（3）以管理專利工作的部門為被告的專利行政案件，包括①不服管理專利工作的部門做出的責令停止專利侵權行為的案件。②不服管理專利工作的部門做出的處罰假冒他人專利行為的案件。③不服管理專利工作的部門做出的處罰冒充專利行為的案件。④不服管理專利工作的部門做出的對專利代理機構或者專利代理人的懲戒行為的案件。

4.3 專利刑事訴訟 4.3.1罪名概述

4.3.1.1《中華人民共和國刑法》第二百一十六條，假冒專利罪。假冒專利行為包括：（1）未經許可，在其制造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人專利號的；

（2）未經許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術誤認為是他人專利技術的；

（3）未經許可，在合同中使用他人的專利號，使人將合同涉及的技術誤認為是他人專利技術的；

（4）偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。4.3.2刑事案件的具體操作

作為侵犯假冒專利罪案件的被告辯護人，律師可以注意以下幾個方面的問題：

（1）原告提供的證據不能證明其享有專利權，具體要點參照民事部分。（2）起訴被告侵權的事實不清，證據不足或程序違法。（3）犯罪構成要件不滿足：

①不具備犯罪構成的主觀要件。主觀上沒有犯罪的故意，不構成犯罪。“假冒專利罪”的主觀要件只能是故意，疏忽大意的過失或過于自信的過失都不能構成侵犯假冒專利罪。

②不具備犯罪構成的客觀要件。假冒專利罪的認定條件包括：（1）非法經營數額在二十萬元以上；或者（2）違法所得數額在十萬元以上的；或者（3）給專利權人造成直接經濟損失五十萬元以上的；或者（4）假冒兩項以上他人專利，非法經營數額在十萬元以上或者違法所得數額在五萬元以上的；（5）其他情節嚴重的情形。

附則

本指引由上海市律師協會知識產權法律研究委員會起草，并非強制性或規范性規定，僅供律師在實際業務中參考。

第五篇：律師辦理專利法律業務操作指引

廣東省律師辦理專利法律業務操作指引（2005年試行版－廣東）

目錄

第一章 總則

第二章 專利非訴訟法律業務

第三章 專利民事訴訟法律業務

第四章 與行政機關有關的專利法律業務

第一節專利行政調解及查處

第二節專利行政訴訟法律業務

第三節專利海關備案及保護法律業務

第五章

專利海關備案及保護法律業務

第六章

附則

第一章總則

第一條 為了指導律師從事專利法律服務業務，減少執業風險，特制定本操作指引。

第二條 本指上所稱的專利法律服務業務，主要包括：各類專利申請，專利復審、無效，專利侵權判定，專利轉讓和專利許可等方面的非訴訟業務及訴訟業務。

第三條 專利業條有關的法律、法規及相關規定主要有：

（一）《中華人民共和國民法通則》

（二）《最高人民法院關于貫徹執行民法通則若干問題的意見》

（三）《中華人民共和國刑法》

（四）《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

（五）《中華人民共和國專利法》

（六）《中華人民共和國專利法實施條例》

（七）《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》

（八）《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行適用法律問題的若干規定》

（九）《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

（十）《專利審查指南》

（十一）《最高人民法院關于專利法、商標法相關案件分工問題的批復》

（十二）《中華人民共和國知識產權海關保護條例》

第四條 本指上旨在為律師從事商標法律服務業務提供最基本的指引，律師還應結合自己的實踐經驗、豐富及完善各項業務操守。

第五條 本律師協會在處理本會會員執業經律和糾紛案件時，涉及專利法律業務的案件，參照本指引。

第二章 專利非訴訟法律業務

第六條 專利非訴訟業務主要包括，但不限于：

各類國內、涉外專利申請；專利申請的復審、專利權無效宣告；專利轉達讓及實施許可；提供專利保護整體戰略規劃分析，侵權判定分析等法律資詢。

第七條 律師代理各類專利申請業務 律師代理此項業務，主要是負責辦理申請專利的各種手續，其責任在于將發明創造的有關事實正確地按照法律的要求將其表述出來。提出專利申請必須迅速及時，在任何情況下，都應當注意法定期限限制。同時亦應當做好如下工作：

（一）國內申請：

1、專利代理律師從事該項業務的一般程序：

1）

提供專利申請咨詢，對客戶專利性進行分析；

2）

簽訂委托代理合同及專利代理委托書；

3）

發出律師費用報價及支付代理費用；

4）

整理客戶遞交的技術交底材料；

5）

代理人撰寫申請文件，申請人審閱申請文件； 6）

向專利局遞交申請文件，將受理通知書及申請文件副本交付申請人；

7）

經過專利局審批，收到授權決定后通知申請人登記手續；

8）

領取專利證書，并通知專利梭按時繳納年費，轉送專利局文件。

2、受理機關：

位于北京的國務院專利行政部門，即國家知識產權局負責管理全國的專利工作；統一受理和審查專利申請，依法授予專利權。

如申請港、澳、臺專利，應單獨向港、澳、臺地區知識產權署（智慧財產局）辦理。

3、理辦理途徑：

1）國內的申請人辦理各種專利申請事宜有兩途徑：一是可以委托專利代理機構辦理；二是可以自己直接向國家知識產權局提出申請。

2）外國人或外國企業在中國辦理專利申請和其他專利事務，應當委托國務院專利行政部門指定的專利代理機構辦理，但在中國有經常居所或營業所的外國人或外國企業除非。

4、提交有關文件。

1）應按照《專利法》及其實施細則規定的內容、式樣、文字、書寫方式和其他有關規定的要求，填寫專利申請書、說明書、說明書摘要有權利要求書，提供處觀設計的圖片或照片等文件；

2）如委托代理機構的，還需要提交《專利代理委托書》。

5、及依法請求專利局審查專利申請。專利審查的目的在于，確定專利申請是否條例《專利法》規定的形式要件和實質要件，從而決定是否批準授予專利權。律師應當在法律規定的期限內，請求專利局對專利申請進行實質審查，以免逾期造成被動。

（二）國外申請：

1、從事該項業務的主體是國家知識產權局指定的涉外代理機構的專利代理律師。根據我國專利法規定，將在國內完成的發明創造向國外申請專利的，應當道先在中國國內申請專利。

2、辦理途徑：

專利代理律師可通過兩種途徑為申請人辦理向國外申請專利業務，一種通過巴黎公約途徑；另一種是通過PCT國際申請途徑。

3、申請國外專利應提供的文件和資料

1）、申請國外專利指令信，該指令信應詳細寫明：申請人的名稱（姓名）和地址；發明人的姓名和地址；指明申請專利的種類；擬提出申請的國家或地區；曾在國外申請專利的情況；是否要求優先權；委托人的聯電話、地址等。

2）、該國內專利申請的請求書復印件；

3）該國內專利申請受理通知書復印件；

4）該國內專利申請的文件；

5）現有技術資料，指就申請人所知的與發明相關的專利文獻、科技文獻、外國專利局的檢索報告或審查結果；

6）國外代理人委托書；

7）國外專申請表。

第八條 專利申請的復審、專利權的無效宣告業務

（一）專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服，可以向專利復審委員會請求復審，律師在專利申請復審程序中，應當為當事人做好如下工作：

1、提交專利復審請求書，說明理由，必要時還應當附具有關證據；

2、為當事人提出復審請求時或針對專利復審委員會的復審通知書作出簽名冊復時，可以根據實際需要修改專利申請文件，但修改公限于消除駁回決定或者復審通知書指出的缺陷。

3、針對專利復審委員會的復審通知，要在指定的期限內陳述意見，否則復審請求視為撤回。

（二）自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或個人認為專利權授予不符合專利法之規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。律師應識識到代理無效宣告請求人及專利權人應從不同角度采取相應對策：

1、代理無效宣告請求人

1）分析被請求無效宣告專利情況；

2）檢索相關文獻，收集證明其無效的證據；

3）提交無效宣告請求書、授權委托書及說明無效理由；

4）在專利復審委員會受理無效宣告請求后，在提出無效宣告請之日起1個月內提交補充證據及增加無效理由； 5）參加口審。

2、代理專利權人

1）比較分析請求人提供的證據中所涵概的技術特征與專利權人專利技術的異同，檢索文獻，收集證據；

2）在指定期限內陳述意見；

3）發明或實用新型專利，可根據實際需要修改權利要求書，但不得擴大原專利的保護范圍；

4）參加口審。

第九條 專利申請權轉讓、專利權轉讓合同及專利實施許可合同

（一）律師代理專利申請權轉讓、專利權轉讓合同談判及起草應注意以下要領：

1、確認轉讓方是否有主體資格；

2、明確發明創造實施和轉讓情況及其后果；

3、審查專利申請有無被駁回的理由及明確被駁回的法律后果；明確專利利權被宣告無校的理由及其法律后果；

（二）律師代理專利實施許可合同，應當注意：

1、選擇專利實施許可的種類；

2、明確專利實施許可的種類；

3、明確專利權終止和被宣告無效的法律責任；

4、審查專利實施許可合同的有效性，全面約定雙方權利義務。

第十條

為企業、專利申請人提供其他專利法律顧問服務

（一）專利保護整體戰略規劃

1、確定企業生產技術成果可申請專利的領域；

2、為企業分析同行業的專利技術成果，以排除該企業生產技術發展與同領域其他企來專利的沖突；

3、幫助企業建立專利法務部，實現專利保護由專業、專門人員管理的體制；

4、幫助企業建立自身的專利數據庫；

5、定期為企業技術人員提供培訓服務，提高專利意識。

6、協助企業設立專利申請獎勵機制。

（二）提供侵權判定分析，幫助企業確定技術發展的正確方向；

（三）幫助發明人判定申請專利的可行性及提供價值分析。

第三章

專利民事訴訟法律業務 第十一條

律師代理專利民事糾紛案件主要包括侵犯專利權糾紛案件；專利申請權、專利權權屬糾紛案件；轉讓專利申請權、轉讓專利權合同糾紛案件；專利實施許可使用費糾紛案；發明專利申請公布后、專利權授予前使用費糾紛案件。

第十二條

專利侵權案件：

在專利有效期內，非法侵犯專利權人依法所享有的專利權利的行為。

《專利法》規定，專利權被授予以后，除法律另有規定的以處，未經專利權人許可，以生產經營為目產，制造、使用、銷售、進口其發明或實用新型專利產品，或使用其專利方法以及使用、銷售、進口依該方法直接獲得的產品，或制造、銷售、進口外觀設計專利產品的行為都屬于侵犯專利權的行為。

（一）專利侵權行為應同時具備以下幾個條件：

1、有被侵犯的有效的專利權存在；

2、在《專利法》所述侵權行為；

3、施專利侵權行為的損害結果客觀存在；

4、以生產經營為目的；

5、未經專利權人許可；

6、專利侵權人主觀上必須有過錯。

（二）作為原告代理律師

1、客戶專利權受到侵犯時，律師可考慮通過提起民事訴訟幫助客戶解決糾紛，并應從以下幾六方面進行訴前分析：

1）本案是否屬于人民法院受理范圍；

請參照《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第1條規定。

2）審查當事人是否適格；

-審查原告是否是專利權人或利害關系人；

-審查是個人發明創造還是職務關明創造；

-審查是否屬合作完成的發明創造，委托完成的發明創造，確定能否單個起訴，或需要共同作為原告。

3）審查專利目前的法律狀態，確定專利保護范圍；

4）本案應由何地人民法院管轄；

專利糾紛一審案件，由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。

5）是否超過訴訟時效，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由；

侵犯專利的訴訟時效為二年，自專利權人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續，在該專利保護期內，人民法院應當判決被告停止侵權行為；侵權損害賠償數額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。

6）本案證據是否符合立案要求；

2、確定訴訟請求

1）停止侵害（適用于起訴時侵權行為仍在持續的案件）

2）消除影響、賠禮道歉（適用于侵權行為對專利權人的信譽造成損害的案件）

3）賠償損失（適用于侵權并造成損害的案件）

3、收集和審查證據，包括：

1）證明原告專利權存在的證據，其中包括必須收集并提供專利證書；

-最近一年繳納專利年費的收據；-專利公告；

-發明及實用新型專利說明書，外觀設計專利圖片；

-實用新型專利需提供專利檢索報告。

2）證明被告侵權事實的證據，其中包括但不限于購買侵權產品，并提供統一專用發票，以證明侵權產品落入專利權人專利保護范圍；收集相關網頁、廣告、雜志及報刊等相關資料，以證明被告侵權行為存在。

3）證明原告所花費用及損失的存在與數額

-費用：包括調查、制止侵權所支付的合理費用；

-損失：采取以下三種方式計算：

-以專利權人因侵權行為受到的實際經濟損件作為損失賠償額；

-以侵權人因侵權行為獲得的全部利潤作為損失賠償額；-根據情節參照專利許可使用費的一至三倍合理確定。

4、訴前禁令、財產保全、證據保全措施：

從保護原告利益以及為防止被告毀滅證據角度來看，訴前申請采取責令停止侵權行為、證據保全措施是較好的方式。具體參照《最高人民法院關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》

5、申請保全的證據、財產包括：

1）關于被告侵權行為的證據；

2）關于被告獲利情況的證據；

3）查封、扣押、凍結相關財產。

（三）作為被告代理律師

1、作為被告代理律師參于訴訟，應當從以下幾個方面著手考慮： 1）本案是否屬于人民法院受理范圍；

2）審查當事人是否適格；

3）本案應由何地人民法院管轄，是否可以提出管轄權異議；

4）是否超過訴訟時效；

5）對被告實際是否存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷；

6）被告侵權的證據情況及數量，并結合證據對原告專利的穩定情作初步分析；

7）被告行為的法律性質后果；

8）在綜合以上分析的基礎上，收集相關證據，考慮向國家專利復審委員會提出專利權無效宣告請求，以便在訴訟中申請法院中止案件審理。

2、作為被告律師應從以下幾方面進行抗辯： 1）以原告濫用保護期限抗辯；

-原告未按時繳納專利年費，專利處于“被視為放棄狀態”；

-原告專利已被中國專利局撤辯；

-原告專利已經被專利復審委員會宣告無效；

-原告專利不符合專利性條件或其它法律規定，應當被宣告無效，具被告已向專利復審委員會提出無效宣告請求并被授理。

2）以被告不侵權進行抗辯

-被控侵權物（產品或方法）的技術特征與原告專利權利要主對應必要技術特征；

-被控侵權物（產品或方法）的技術特征與原告專利權利要求對應必要技術特片相比，有一項或一項以上的技術特征有本質區別；

-屬于個人（不包括單位）非經營目的的制造、使用行為；

3）以該行為不視為侵權進行抗辯

-專利權用盡；

-先用權；

臨時過境；

科學研究與實驗性使用

4）以原告專利為已有技術抗辯

-僅適用于等同專利侵權，不適用于相同專利侵權的情況；

證明該已有技術應當是一項在專利申請日前已有的、單獨的技術方案，或者專利為該領域普通技術人員認為是已有技術的顯而易見的簡單組合成的技術方案

5）以合同抗辯

-以被告實施的技術是通過技術轉讓合同從第三人處合法取得為由進行侵權抗辯，該抗辯不屬于對抗侵權的理由，只是承擔侵權責任的抗辯理由；

-技術轉達讓合同的受讓方被訴侵權，律師作為其代理人可以合同抗辯，主張由轉讓方先承擔侵權責任感，而受讓方承擔一般連帶責任。

6）以訴認時效抗辯

-專利侵權訴訟時效為二年，自專利梭或利害關系人知道或應當知道侵權行為之日起計算，代理律師可以提出專利權人行使超過訴訟時效的抗辯。

7）以損害不存在或數額計算沒有依據為由進行抗辯

-原告銷量減少計算不正確；

-被告所獲的利潤計算不正確；-損失的講算方式不正確；

-原告所依據的專利實施許可費用不合理。

第十三條 專利申請權、專利權權屬糾紛案件

（一）專利申請權糾紛案，即主要關于是職務發明創造還是非職務發明創造；關于住是發明人或設計人；關于合作完成或接受委托完成的發明創造，誰有權申請專利。專利權權屬糾紛案，即在授予專利后，當事人就誰該是發明創造的真正權利人而發生爭議。

（二）律師代理此類案件，除應把握一般專利民事訴訟所具有的共同特點外，還應注意以下幾點：

1、區分職務發明與非職務發明；

2、區分合作開發合同當事人與共同發明人；

3、依合同約定情況下的權利歸屬與依實際合作形成的權利共有。第十四條 轉讓專利申請權、轉讓專利權、專利實施許可合同糾紛案件律師代理此類案件，除參照民事合糾紛的程序及處理方式之外，可參《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》

第十五條 發明專利公布的，專利授予前的使用權用費糾紛

我國專利法對發明專利申請實行早期公開，延遲審查制度。律師代理此類案件，應明確在發明專利申請公開后至獲得專利權以前，申請人可要求實施其發明的單位和個人支付適當的費用，但無權要求使用人停止使用其發明技術，如果使用人拒絕支付費用，申請人尚不能據此提起訴訟，一般是等待發明專利權授予后，與專利侵權糾紛一并解決。

第十六條 關于和解：律師代理專利民事訴訟案件，應考慮是否雙方能達成和解。做好如下工作：

（一）作為控方律師：

1、充分了解侵權方的狀況，并據此分析和解成功的可能性及侵權方支付賠償款的能力；

2、按照訴訟要求，收集好侵權證據；

3、依據現有立法及實踐經驗評估出“如果訴訟的話”可能得到支持的賠償額，并依此確定與侵權方和解時的最高價位及最抵價位；

4、準備好談判不成功后的下一步方案。

（二）作為被控律師

1、與被控方進行充分溝通，并對被控方實際是滯存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷；

2、積極與控方進行溝通，盡可能了解其手中掌握的有關侵權的證據情況及數量；

3、判斷被控方行為的法律性質及后果；

4、準備控方不接受和解的下步方案。

第四章與行政機關的關的專利法律業務

第一節專利行政調解及查處

第十七條 律師代理如下專利案件后，可代為申請行政調解：

（一）專利申請權和專權歸屬糾紛；

（二）發明人、設計人資格糾紛；

（三）職務發明的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛；

（四）在發明專利申請公布后專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛。

第十八條 律師代理假冒專利行為案件，可直接舉報、代為申請行政查處。

第十九條 行政調處的專利管理機關的特殊性 特指由省、自治區、直轄市人民政府設立以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。

第二十條 行政調處管轄

由被請求人和侵權行為地（侵權行為實施地和侵權行為結果地）的市級以上專利管理機關管轄。

第二十一條 律師代理行政調處案件，應做好如下工作：

（一）提交專利糾紛調解申請書或專利侵權糾紛處理請求書；

（二）收集被請求人專利侵權的相關證據。（具本可參照專利侵權訴訟證據內容的規定）；

（三）作好如果不能達成行政調解或對專利管理機關作出的處理決定不服向法院提起訴訟的準備工作。

第二節專利行政訴訟法律業務 第二十二條 律師代理專利行政訴訟的案件范圍包括以下幾類：

（一）以中國國家知識產權局為被告，其中主要包括，但不限于

1、對專利局不予受理其申請不服的糾紛；

2、對其專利申請被視為撤回、對其專利權被視為放棄或被終止不服的糾紛；

3、對專利局確定的申請日有爭議，對專利局不確認其優先權不服的糾紛；

4、認為專利局作出的其他具體行政行為侵犯其合法權益的糾紛。

（二）以專利復審委員會為被告，主要包括，但不限于

1、對維持駁回申請復審決定不服的糾紛；

2、對專利權無效宣告請求決不定期不服的案件。

（三）以地方專利管理機關為被告

僅對冒充專利行為依職權進處罰不服可提起行政訴訟，而地方專得管理機關的其他調處決定不服的，只可以向人民法院提起民事訴訟。

第二十三條

專利行政訴訟案件管轄法院

凡以中國國家知識關權和專利復審委員會為被告的專利行政案件，均由北京市第一中級人民法院作為第一審法院，北京市高級人民法院作為第二審法院。

對于以地方專利管理機關為被告的專利行政訴訟案年，則由被告所在地的對專利糾紛案有管轄權的中級人民法院管轄。

第二十四條

專利行政訴訟案件證據

律師代理該項業務，可以參照最高人民法院《關于行政訴訟證據若干問題的規定》，但應當注意專利行政訴特殊的證據規則： 專利行政訴訟的特殊性決定了在各種類證據中最具有證明力的應為書證，主要為各種專利文獻。專利代理律師應在收集，檢索國內外各種相關專利文獻的基礎上，分析其中主要技術特征，以支持自己的主張。

第三節專利海關備案及保護法律業務

第二十五條 權利人要求海關對其與進出境貨物有關的知識產權實施保護的，應當將其知識產權向海關備案，可委托律師事務所及專利代理機構代為申請，亦可自己真接提出備案申請。

第二十六條 專利海關備案管轄機關

專利權人應當向海關總署提出申請，具體提交文件至海關總署政策法規司知識產權保護處。

第二十七條 律師為專利權人辦理專利海關備案業務，應提交以下文件：

（一）專利權利證明：

1、專利證書的復印件（申請外觀設計備案的，還應提交專利公告附圖）；

2、中國專利局所具的專利登記簿副本或者載有申請人名稱的專利維持費收據的復印件（限專利證書的簽發日期距申請備案日期一年以上的）；

（二）申請人身份證明：

加蓋工商管理部門確認的營業執照復印（限境內工商企業）；或者公司登記文件復印件或者當地政府出具的證明（限境外工商企業）；或者申請人身份證件復印件（限專利權人為自然人）；

（三）代理授權委托書：

（四）代理人身份證明：加蓋工商管理部門確認章的營業執照復印件（限境內工商企業）；或者設立律師事務所的批準文件；

（五）專利海關備案申請書。第二十八條 海關根據《知識產權海關保護條例》對懷疑的進出口貨物侵犯專利權的貨物采取扣留的行政行為，該程序也可以基于當事人的請求進行。

第二十九條 律師代理專利權海關保護案件注意事項：

（一）專利權海關保護既可以基于專利進行了海關保護備案登記而進行，也可以基于權利人向出口貨物所在地海關投訴而進行。

（二）作為投訴方，應向海關提供被扣留貨物等值的擔保，被扣留貨物一方也可以提供相慶擔保以使其貨物得到海關放行。

第五章 專利刑事訴法律業務

第三十條 專利刑事訴訟主要針對假冒他人專利的行為，據專利法的規定，假冒他人專利行為情節嚴重的，構成假冒他人專利罪，處三年以下有期徒刑、換拘役或罰金。

第三十一條 律師師處理此項業務時應注意如下幾個方面：

（一）假冒他人專利行為主要是：

1、行為人在自己的產品上標明是他人的專利產品，或直接標明他人專利的專利號、專利標記、或者在廣告中宣傳自己生產和推售的產品是他人的專利產品；

2、行為人通過不正當手段騙取到他人的專利證書，將自己生產的產品冒充該專利產品，到商業部門推銷，在產品上雖然未注明是他人的專利產品，但商業部門憑著專利證書，將該產品當作他人的專利產品宣傳、出售。

（二）實踐中應劃清的幾個界限：

1、仿制專利產品不屬于假冒他人專利；

2、未經專利權人同意，許可或委托他人實施專利，不屬于假冒他人專利；

（三）“情節嚴重”的界定： 假冒他人專利只有達到情節嚴重，才構成刑事犯罪，具本指因假冒他人專利而給專利權人的權益造成嚴重損害，嚴重干擾專利管理秩序或給社會造成嚴重后果、造成惡劣影響的情況。

第六章 附則

第三十二條

本指引適用于廣東省律師辦理專利法律業務，本指引由廣東省律師協會知識產權專業委員會負責解釋。

第三十三條

本指引與法律、法規、司法解釋等相關法律規定有沖突或不符時，以法律、法規、司法解釋等相關法律規定為準。

第三十四條

本指引自公布之日起實施。