第一篇：專利侵權訴訟中是否需要向法院提供專利權評價報告（寫寫幫推薦）

專利侵權訴訟中是否需要向法院提供專利權評價報告

一、是否需要提供專利檢索報告

由于實用新型和外觀設計專利僅經過初步審查而未經過實質審查，故其被宣告無效的可能性較大，法律效力的穩定性較差。為防止專利權人輕率地依據其穩定性差的專利權去指控他人侵權，2000 年，《專利法》第二次修改時，在當時《專利法》第五十七條第二款中增加規定“涉及實用新型專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”。

相應地，2001年修改后的《專利法實施細則》 第五十五條第一款規定，“授予實用新型專利權的決定公告后，實用新型專利權人可以請求國務院專利行政部門作出實用新型專利檢索報告”。

實用新型專利檢索報告對實用新型專利是否具有新穎性和創造性作出評價。外觀設計專利同樣是僅經初步審查合格就授 予的專利權，上述規定僅僅涉及實用新型專利，而沒有涉及外觀設計專利，主要是因為當時國家知識產權局缺乏能夠用于對外觀設計的圖片或者照片進行檢索對比的現有設計電子數據庫，因而還不具有對外觀設計專利作出檢索報告的能力。

為配合第二次修改后《專利法》的實施，最高人民法院于2001年6月22日發布了《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》，其中第八條第一款規定，“提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”。

《專利法》中規定涉及實用新型專利的，法院可以要求專利權人出具檢索報告；司法解釋也規定提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當提供檢索報告。似乎可以得出結論認為，對于實用新型專利來說，原告在提起訴訟時必須提供檢索報告，但事實并非如此。

2001年11月13日，最高人民法院發布的《“關于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答復》中認為：“最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條第一款規定：?提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。?該司法解釋是根據《專利法》第五十七條第二款的規定作出的，主要針對在專利侵權訴訟中因被告提出宣告專利權無效導致中止訴訟問題而采取的措施。因此，檢索報告，只是作為實用新型專利權有效性的初步證據，并非出具檢索報告是原告提起實用新型專利侵權訴訟的條件。該司法解釋所稱“應當”，意在強調從嚴執行這項制度，以防過于寬松而使之失去意義。凡符合《民事訴訟法》第一百零八條規定的起訴條件的案件，人民法院均應當立案受理。但對于原告堅持不出具檢索報告，且被告在答辯期間內提出宣告 該項實用新型專利權無效的請求，如無其他可以不中止訴訟的情形，人民法院應當中止訴訟?！?/p>

盡管《專利法》五十七條第二款規定法院可以要求實用新型專利權人在提起專利侵權訴訟時提供檢索報告，但由于前述最高人民法院答復的公布，提供檢索報告就不是提起侵權訴訟的條件，“可以”事實上變成了“不可以”，在起訴時法院不可以要求原告提供檢索報告。司法實踐中，法院照此辦理。

二、是否需要提供專利權評價報告 2008年《專利法》第三次修改時，對有關實用新型檢索報告的規定進行了修改，相應條文調整為第六十一條第二款，內容如下：

“專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關系人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價后作出的專利權評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的據。”

相應地，2010年修改后的《專利法實施細則》第五十六條定，“授予實用新型或者外觀設計專利權的決定公告后，專利法第六十條規定的專利權人或者利害關系人可以請求國務院專利行政部門作出專利權評價報告。”

專利權評價報告是對實用新型專利或外觀設計專利是否符合專利法規定的授權實質性條件作出評價。

僅從《專利法》第六十一條第二款的文字表述看來，在提起專利侵權訴訟時，法院可以要求原告提供實用新型專利權或外觀設計專利權的評價報告，但由于最高人民法院批復的存在，司法實踐中，法院仍然不要求原告提供評價報告。例如，在梁武與蒙夏冰等侵害實用新型專利糾紛上訴案中，法院認為，《專利法》第六十一條第二款規定中使用的是“可以”，而不是“應當”或“必須”提供專利權評價報告。雖然2001年6月22日發布的《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條第一款規定“提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”（2008年專利法修改之前專利法中沒有關于專利權評價報告的規定，相對應是實用新型專利檢索報告，其僅評價實用新型專利是否具有新穎性與創造性）。但2001年11月13日發布的《最高人民法院關于出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答復》中指出：“最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條第一款規定：?提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的專利檢索報告。?·····檢索報告，只是作為實用新型專利權有效性的初步證據，并非出具檢索報告是原告提起實用新型專利權訴訟的條件。該司法解釋所稱“應當”，意在強調從嚴執行這項制度，以防關于寬松而使其失去意義。凡符合《民事訴訟法》第一百零八條規定的起訴條件的案件，人民法院均應當立案受理?！?/p>

三、司法解釋修改后是否需要提供專利權評價報告（或檢索報告）

2015年1月29日，最高人民法院公布了《關于修改〈最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定〉的決定》，該修改決定自2015年2月1日起施行。

上述修改決定將原《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條第一款修改為：“對申請日在2009年10月1日前（不含該日）（即專利法第三次修改后的實施起始日）的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告；對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。根據案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報 告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果?！?/p>

從上述修改后司法解釋的條文可以看出，一方面，在提起侵權訴訟時，實用新型專利或者外觀設計專利的專利權人可以主動選擇是否向法院提供評價報告（或者檢索報告）。另一方面，如果專利權人在提起訴訟時沒有主動向法院提供專利權評價報告（或者檢索報告），而法院經審查認為案件審理需要專利權評價報告（或者檢索報告）的，法院會要求原告提供專利權評價報告（或者檢索報告）；如果原告無正當理由拒不提供專利權評價報告（或者檢索報告），法院就會裁定中止訴訟或者 判令原先承擔可能的不利后果。

我們理解，在被告已向專利復審委員會申請宣告涉案專利權無效的情形下，或者在給予原告一定的期限，讓其提供專利權評價報告（或者檢索報告)的情況下，法院可能會裁定中止訴訟，以等待專利復審委員會的審查結果或者等待專利權評價報告(或者檢索報告）。如果被告沒有申請宣告涉案專利權無效，而法院給予原告一定期限讓其提供專利 權評價報告（或者檢索報告），原告卻拒不提供的，法院可能會直接裁定駁回起訴。

另外，司法解釋修改的實施日也應是2001年11月13日最高人民法院發布的《關于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的 請示的答復》的失效日。

四、原告確定是否提供專利權評價報告（或者 檢索報告）需要考慮的因素

在專利侵權訴訟中，作為證據，專利權評價報 告（或者檢索報告）的主要作用是幫助法院評判專利權的穩定性，并在被告請求宣告專利權無效（特 別是被告在答辯期內申請宣告專利權無效）的情況下，判斷是否應當中止侵權案件的審理。

專利權人或者利害關系人準備提起專利侵權訴訟時，是否需要主動請求國家知識產權局出具專利權評價報告（或者檢索報告）并在提起訴訟時向法院提供，需根據其實用新型或者外觀設計專利的具體情況及訴訟目標確定。如果專利權人或者利害關系人并不希望輕易發動訴訟，而一旦發動訴訟則希望有充分勝訴的可能，且不希望侵權訴訟因專利 權被請求宣告無效而被中止審理，則可以先向國家知識產權局申請獲取專利權評價報告（或者檢索報告），在向法院提起訴訟時，將對專利權有效性作 肯定評價的報告向法院提供。

如果提起專利侵權訴訟更多的是競爭策略方面的安排，則沒有必要主動請求國家知識產權局出 具專利權評價報告（或者檢索報告）并在提起訴訟時向法院提供，即使有充分把握能夠獲得肯定性的專利權評價報告（或者檢索報告）也是如此。因為，此種情況下，提起訴訟是主要目的，訴訟是否最終勝訴，專利權是否會被對方成功請求宣告無效均不是主要關心的事項。即使專利權最終被對方成功請求宣告無效，專利權被宣告無效也要經過法定的程序，也會拖延相應的時間。況且，《專利法實施細 則》第五十七條中規定“任何單位或者個人可以查閱或者復制該專利權評價報告”。因此，在先向國家知識產權局申請專利權評價報告的情況下，一旦專利權評價報告對專利權的評價是否定性的，則由于任何單位或者個人可以查閱或者復制該專利權評價報告，專利權的否定評價報告就處于社會公開狀態。

但是，在修改后的司法解釋實施的情況下，如果受理侵權案件的法院要求原告提供專利權評價報告（或者檢索報告），則原告必須請求國家知識產權局出具專利權評價報告（或者檢索報告）并向法院提供，否則，原告會承擔相應不利的法律后果。