第一篇：2018年專利侵權案件中專利的優先用權如何使適用

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專利侵權案件中，專利的優先用權如何使適用?

呱呱知道網小編就整理一些信息為大家解答：

專利侵權案件中，專利的優先用權如何使適用?

先用權是指非人在專利權人申請專利的申請日之前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經做好制造、使用的必要準備，在專利權人的申請獲得授權后僅在原有范圍內繼續制造、使用的行為，不視為侵犯專利權。在專利侵權案件中，先用權作為一種抗辯理由，一直被廣泛援用。那么，專利侵權案件中，先用權如何適用?本文整理了相關法律條文與知識，為您提供一定的參考。

在專利侵權糾紛案件中，被控侵權方往往以先用權和自由公知技術作為抗辯的理由。如果該抗辯理由成立，則被控侵權方不構成侵權。反之，則被控侵權方很有構成侵權的可能。因此，正確適用先用權原則，往往是正確處理專利侵權案件的關鍵所在。

我國專利法明確規定：在專利申請日之前已經制造相同的產品、使用相同的方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的，不視為侵犯他人的專利權。此即通常所說的先用權原則。在司法實踐中，往往有這樣的情況：有人先于該專利申請日之前，已經

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使用了與該申請專利的技術相同的技術，或者已經作好了使用該技術的必要準備。該項技術對于此人來講即為先用了。因該先用人此前對自己研究開發成功的該項新技術成果已經投入了一定的人力物力，作了大量的工作。如果僅因為專利權人在專利權的申請方面早于先用人，而不讓先用人實施自己開發的該技術成果，則不甚合理。因此，法律從公平的角度出發，允許先用人在一定的范圍內可以實施自己開發的該技術成果而不用承擔侵犯他人專利權的法律責任。

這一規定既是對專利權的一定限制，也是對先用權人的一種保護。雖然，被控侵權人往往以此作為抗辯理由。但對先用權原則的適用卻有其嚴格的條件。在審判實踐中，對是否構成先用權，一般可以考慮以下幾個方面的因素：

1.時間因素

先用人開發成功的系爭技術成果以及準備實施該技術成果的行為應在專利權人提出該項專利的“申請日”之前。這是判斷的時間標準。應注意的是：

(1)該系爭技術成果的研究開發成功以及準備實施該技術成果的日期，必須是在該專利“申請日”之前，該日期之外的發布專利公告日、專利授權日或其他任何日期均不屬于構成先用權的范圍。

(2)如果在專利權人提出專利申請之日至專利授權之日的這段時間，行為人研究開發了或準備實施該技術成果的，不屬于專利法上的優先權的范圍，行為人不享有先用權。此時，專利權人雖然尚未獲得專利授權。但被控侵權人以自己在這段時間內研究開發了或準備實施該技術成果、具有先用權的抗辯，有悖于專利法的規定。該抗辯不能成立。

2.來源因素

(1)先用人的該系爭技術成果的取得應是合法的。如來源不合法，則已經喪失了其存在的合法性，不具備適用先用權原則的合法條件，不存在適用先用權原則的問題。

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(2)該系爭技術成果應是自己獨立研究開發或是通過其他合法途徑所得。因此，先用人必須與該技術成果有直接和密切的聯系，且應該是該技術主體自己使用，不得由他人使用，或者許可他人使用。如果該技術成果屬于企業法人的，并發生該企業的轉讓和繼承等情況的。則不能脫離該企業將先用權單獨進行轉讓和繼承。

3.使用范圍因素

先用人對該技術成果的繼續使用應是在原有的范圍內進行，不得擴大使用的范圍。如果允許先用人擴大其使用的范圍，則會損害專利權人的合法利益。所謂“原有的范圍”，包括“使用”該系爭技術成果的范圍和為使用該系爭技術成果而進行“必要準備”的范圍兩個部分。

(1)使用的范圍是：在專利申請日以后，只要以合理的方式擴大生產規模的，屬于在原有范圍內的實施，如增加生產線、增設分廠等，均屬于合理的方式。

(2)必要準備的構成條件是：先用人對該技術成果的使用已經作好了技術方面以及人力、物力、資金等方面實質性的準備。如對制造產品來講，已經準備了有關的設備、作好了樣品的試制等工作;對使用方法來講，已經進行了工藝流程、專用設備的購買等工作。如果對上述工作的實施僅有意向而尚未落實，則不具備專利法意義上的“必要準備”的構成條件。

(3)時間界限是：在該專利權人提出專利申請日之前，以該專利的申請日為界限。在此申請日之前的“使用”和“必要準備”的規模，屬于“原有的范圍”，在此申請日之后超出該“原有的范圍”的，則不屬于先用權范圍了。當然，技術成果不同，其使用時所要求的技術難易程度也是不同的，甚至是相差很懸殊的。因此，實踐中進行判斷時不能拘泥于一種簡單的模式，尚需結合具體的情況進行分析判斷，才能得出正確的結論。

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第二篇：專利訴訟中先用權的證明

專利訴訟中先用權的證明

中國專利無效網時間：2012/05/20作者：佚名來源：人氣：28

本案要旨

專利先用權指在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有的范圍內繼續制造使用。因此，這類先用權不包括超出原有使用范圍的公開使用。

簡要案情

吳銘華、袁勤儉、何海平于1994年7月20日向國家專利局遞交“住宅油煙無閥排放管道”實用新型專利申請，1995年4月14日被授予專利權。授權公告日為同年6月7日，專利號為ZL94224338.2.其權利要求為：1.一種包含有一組與樓層數相同、樓層等高的豎向排氣管和一個位于樓頂上的同頂層排氣管對接的豎向通風管的住宅油煙無閥排放管道，其特征是：①排氣管的側壁上帶有與該層住宅廢氣口直接相連接的進氣管，進氣管所在的排氣管內壁上帶有一塊能將排氣管內部空間分成主煙道和進氣煙道的導板，導板垂直向上，其頂部開口處包含了一段可先使進氣煙道截面急驟放大，然后又突然縮小的曲折段;上、下樓層的排氣管截面積可以不等，且下樓層的排氣管截面積比上樓層小，不等截面積的排氣管之間可帶有一塊能實現排氣管密閉連接的連接板;②通風管上帶有風帽。2.如權利要求1所述的住宅油煙無閥排放管道，其特征是：所說的風帽可包含有底板、引風板、負壓板和蓋。3.如權利要求1或2所述的住宅油煙無閥排放管道，其特征是：所說的連接板可包含一個能在墻上固定的邊框IV，邊框上帶有能承受上樓層排氣管重量且可實現排氣管之間對接的止口V.1998年6月12日，安徽省建設廳為貫徹住宅設計標準，解決住宅中油煙污染空氣問題，確定了工程建設標準設計圖集，夏德海自2001年10月始按該圖集制售煙道等產品，該產品采用了本案所涉專利技術。吳銘華等人認為夏德海侵權，訴至合肥市中級法院。合肥中院認為：

(一)袁勤儉、何海平、吳銘華的“住宅油煙無閥排放管道”實用新型專利為有效專利并符合專利三性要求，應在專利的有效期限內依法保護。該專利必要的技術特征為：1.排氣管的側壁上帶有與該層住宅廢氣口直接相連接的進氣管;2.進氣管所在的排氣管內壁上帶有一塊能將排氣管內部空間分成主煙道和進氣煙道的導板;3.導板垂直向上，其頂部開口處包含了一段可先使進氣煙道截面急驟放大，然后又突然縮小的曲折段;4.上、下樓層的排氣管截面積可以不等，且下樓層的排氣管截面積比上樓層小，不等截面積的排氣管之間可帶有一塊能實現排氣管密閉連接的連接板;5.通風管上帶有風帽。根據原告舉證、被告自認以及法院調查取證，夏德海制售的煙氣道產品與上述原告專利的必要的技術特征相同。被告并未經專

利權人許可，以生產經營目的制造、銷售其專利產品構成侵權。雖然組合式煙氣道產品增加一項太陽能管道使用的內腔，但并非必要的技術特征，侵權成立。

(二)關于侵權損失賠償額的認定，根據夏德海的自認、參考權利人提供《工程造價審計報告書》可以證實夏德海因侵權獲得的利潤超出原告的訴訟請求，故應全額滿足三原告賠償損失的要求。

(三)專利權是一種財產權而非人身權，原告要求被告在《馬鞍山日報》上公開聲明，承認侵權以消除影響的民事責任形式的適用有其特定的對象，因此不予支持。

合肥中院依照《中華人民共和國專利法》第五十六條第一款、第六十條和最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第二條、第七十四條的規定，判決：

一、夏德海立即停止侵犯吳銘華、袁勤儉、何海平“住宅油煙無閥排放管道”實用新型專利權的行為并自一審判決生效后十日內銷毀夏德海的侵權生產模具及剩余侵權產品。

二、夏德海自本判決生效后十日內賠償吳銘華、袁勤儉、何海平經濟損失人民幣43520元。

三、駁回吳銘華、袁勤儉、何海平的其他訴訟請求。案件受理費 1851元，由夏德海承擔。

夏德海不服原審判決，向安徽高院上訴稱：

一、其于2001年10月至2003年9月生產的煙道產品與本案所涉專利具有很大區別，如其按照建設部的要求用鋼絲網變壓板規定的基礎上自行設計改進為多功能組合(增加太陽能管道等)，而本案專利產品卻是纖維布網、導向板功能單一的產品，明顯沒有其產品先進。

二、本案所涉專利取得授權以前，其于1994年3月就生產煙道。當時依據馬鋼設計院所提供的資料，在排煙原理上參考了變壓式排煙道。先后為馬鋼王家山小區、馬鞍山市珍珠園小區安裝了此類產品。根據專利法相應規定，在專利申請日前已經制造相同產品，或者已經做好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造使用的，不視為侵犯專利權。

三、原審判決按照其在2001年10月至2003年9月的4萬多元的業務量推定給被上訴人造成43520元的損失，顯然未考慮到其成本費用支出。吳銘華、袁勤儉、何海平辯稱：經 2003年在安徽省專利局檢索，他們仍是本案所涉專利的權利人;夏德海當時所生產的產品并非其2001年10月至2003年9月生產的侵權產品，其先用權抗辯不成立，更不存在所謂的自由公知技術問題;侵權產品添加太陽能管道是在專利技術的基礎上添加的附件，仍然落入專利權的保護范圍;侵權數額的確定完全合理。經安徽高院二審庭審查明，原審認定的事實屬實，予以確認。

二審期間，夏德海向安徽高院提交了以下證據：證據一，馬鞍山市世榮房地產開發有限公司工程部提供的材料，證明其開發的安源小區一、二期工程采用了建設部變壓式共用排氣管;證據二，馬鋼集團設計研究院的說明，證明馬鋼花園住宅小區九組團使用的多功能排煙道由馬鞍山佳平預制廠生產，采用了建設部推薦的變壓式排煙道;證據三，馬鞍山市佳達建

筑安裝有限責任公司第一工程處說明，證明在師苑新村三期工程施工中使用的排煙道不是皖98J107圖集技術;證據四，馬鞍山市永固預制廠說明，證明佳平預制廠的排煙道與其所生產的排煙道不同，不符合皖98J107圖集;證據五，馬鋼設計研究院有限責任公司工程部說明，證明馬鞍山市佳平預制廠曾向該院借閱國家建設部推薦的《變壓式排煙道》產品說明書及錄像帶;證據六，專利委托書復印件，證明本案所涉專利的權利人委托安徽省建設技術交易中心全權處理該專利在安徽省范圍內的有關使用權和侵權等事項。袁勤儉、何海平、吳銘華認為上述證據不是新證據，不予質證。

安徽高院認為，一方當事人提供的所謂“新證據”，如果對方當事人不認可為“新證據”，提交該“新證據”的當事人應負證明責任。否則，依據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第四十三條第一款規定，當事人舉證期限屆滿后提供的證據不是新的證據的，不予采納。然而夏德海未能證明在二審期間提交的6份證據屬于新證據，且證據一至證據四的證明目的與一審期間夏德海關于其自2001年10月開始按皖98J107圖集制售煙道產品約4萬多元業務的自認相矛盾，由于該四份證據均為情況說明，亦無其他證據佐證，因此并不足以推翻其自認，不予采信;證據五并不足以證明其與夏德海是否侵權的事實存在必然聯系;證據六為復印件，沒有其他材料可以印證，對方當事人又不予認可，且從內容上看，該委托書并不必然導致專利權人專利權的喪失，不予采納。

判決理由

安徽高院認為，一、2003年安徽省專利局檢索報告仍載明袁勤儉、何海平、吳銘華系本案所涉專利的權利人，并不存在袁勤儉、何海平、吳銘華喪失專利權的情形，因此，仍應認定他們系本案所涉專利的權利人。根據夏德海自認并結合一審期間馬鞍山市教育局、馬鞍山市建設監理事務所、馬鋼集團康泰置地發展有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司房地產公司開發部花園小區項目辦公室以及馬鞍山十七冶房地產公司物質供應部所提供的證據，夏德海自2001年10月開始按皖 98J107圖集制售煙道等產品。而該圖集系安徽省建設廳為貫徹住宅設計標準，解決住宅中油煙污染空氣問題，所確定的省工程建設標準設計圖集。該圖集采用了本案所涉專利技術，并實行定點生產和準用制度，而夏德海并未提供其制售上述產品的合法依據，因此，可以認定夏德海自2001年10月起按皖98J107 圖集制售煙道等產品將本案所涉專利權利要求中記載方案的必要技術特征全部再現，落入了專利權的保護范圍。而且根據全面覆蓋原則，被控侵權物在利用專利權要求中的全部必要技術特征的基礎上，又增加了新的技術特征，仍然落入專利權的保護范圍。此時，不考慮被控侵權物的技術效果與專利效果是否相同。由此，夏德海以增加太陽能管道以及其產品先進為由辯稱不構成侵權不能成立。

二、當事人對自己提出的主張，有責任提供證據。夏德海雖辯稱在先使用不構成侵權，但始終未能提供在本案所涉專利申請日前就已制造與申請“住宅油煙無閥排放管道”實用新型專利的產品相同的產品，或者已經做了制造的必要準備的證據。因此，其辯稱1994年

3月就生產煙道并因此構成先用權抗辯缺乏事實依據。即使夏德海在本案所涉專利申請日前就已制造與申請“住宅油煙無閥排放管道”實用新型專利的產品相同的產品，或者已經做了制造的必要準備的辯解成立，也不構成專利法第六十三條第一款第二項所稱的先用權。我國專利法所稱的在先使用，即在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有的范圍內繼續制造、使用。因此，此類使用是指制造相同產品或使用相同方法等，并不包括公開使用相同的產品。而夏德海所辯稱的在先使用能否成立只涉及是否影響本案所涉實用新型的新穎性。因此，夏德海以在先使用為由辯稱其不構成專利侵權，也是對先用權制度的誤解。

三、關于侵權損失賠償額的認定，根據夏德海的自認、參考權利人提供的《工程造價審計報告書》以及一審期間馬鞍山市教育局、馬鞍山市建設監理事務所、馬鋼集團康泰置地發展有限公司、馬鋼(集團)控股有限公司房地產公司開發部花園小區項目辦公室以及馬鞍山十七冶房地產公司物質供應部所提供的證據可以認定，原審法院判決夏德海賠償吳銘華、袁勤儉、何海平經濟損失人民幣43520元合理。

綜上，袁勤儉、何海平、吳銘華就本案所涉專利獲得國家專利局授權，依法享有專利權。夏德海自認按照本案所涉專利的技術特征的皖98J107圖集制售煙道等產品，事后予以否認，并聲稱其屬在先使用不構成侵權，但其并沒有提供充分的證據予以證實，而且也未提供生產煙道等產品的合法依據，根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第二條第一款第(一)項之規定，其應承擔不利后果。原審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。判決結果

安徽高院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

第三篇：外觀設計專利侵權判定中的若干問題探討

隨著知識經濟的迅速發展，人們的知識產權尤其是專利意識顯著增強，專利戰略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設計專利侵權糾紛案件越來越多，但由于我國現行法律對外觀設計專利侵權如何判定規定的很少，給外觀設計專利侵權判定帶來了一定的困難。筆者從事知識產權行政執法工作以及專利維權法律工作多年，本文結合工作實際就如何判定外觀設計專利侵權進行粗淺的探討。

一、外觀設計專利權保護范圍的確定

確定外觀設計專利權的保護范圍是外觀設計專利侵權判定比對時的首要工作。關于確定外觀設計專利權的保護范圍我國專利法有專門的規定即“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為準。” 但這條規定過于原則，實際上圖片或照片中的內容并不一定都受法律保護，圖片或照片中的內容到底哪些受法律保護哪些不受法律保護，是非常值得探討的。

（一）如何排除公知在先設計內容

外觀設計專利申請文件中的圖片或照片中的內容是侵權判定比對時的依據，如果圖片或照片中有公知在先設計內容，那么公知在先設計內容就不受法律保護。我國的絕大部分外觀設計專利都是在已有外觀設計的基礎上改進的，雖然專利法條文中并未規定在進行外觀設計專利侵權判定時，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設計部分，但是，公知在先設計不是專利權人的智力成果，其屬于社會公眾的共同財富，已經處于社會公眾欲得知就能得知的公開狀態，如果將這些公知在先設計也包括在專利權人的權利范圍內，對公眾來說是不公平的，也會嚴重阻礙科學技術的進步和創新。所以，為保護社會公眾的利益，確定外觀設計專利權的保護范圍時，應當首先區分出公知在先設計部分和具有獨創性的部分，將公知在先設計部分排除在專利權的保護范圍之外。在外觀設計專利侵權判定中，被控侵權人可以利用公知在先設計進行抗辯，即主張被控侵權產品使用的是公知在先設計的設計方案或者與公知在先設計方案更為接近。如何排除公知在先設計內容呢？筆者認為可這樣具體操作：審理人員應詢問權利人其專利中所包含的創新點，如被控侵權人能舉證證明權利人主張的創新點中有公知在先設計部分，就要從權利人主張的創新點中排除該部分，以權利人主張的創新點的剩余部分與被控侵權物進行侵權比對；如被控侵權人沒有舉證或能舉證但不能證明權利人主張的創新點中有公知在先設計部分，則應以權利人主張的創新點與被控侵權物進行侵權比對，對權利人未主張為創新點的部分和被控侵權人所舉證據足以證明不是創新的部分，可以認定為公知在先設計而予以排除。

（二）如何排除功能性的外觀設計的內容

在知識產權法律制度中有這么一個理念，即由內容所決定的形式或表達是惟一的，則這種形式或表達不受法律保護。這種理念反映在外觀設計專利制度中就是由技術功能本身所決定的形狀、結構等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結構等外觀不受專利法保護。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時候都不受專利法保護。由于外觀設計是關于產品外表的具有裝飾性或藝術性的設計，設立外觀設計專利制度的目的就是保護產品外觀的裝飾性或藝術性。因此，在確定外觀設計專利的保護范圍時，應注意區分哪些是因產品的功能而決定的外觀特點，哪些是為產品的美觀而設計的部分，從而排除由產品的技術功能特征所決定的而不是為產品外觀產生美感而設計的內容。也就是說，對于那些為了實現產品的技術功能所能采用的惟一外觀設計，應當排除在外觀設計專利權的保護范圍之外。需注意的是，如果一種產品的外觀設計同時具有裝飾性和功能性的特征，則不應將其排除在專利權的保護范圍之外。在具體實踐中，被控侵權人如主張設計內容是技術功能所決定而必須采取的惟一設計可以從技術角度說明或提供專家證明，而權利人如反對則可以從技術角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權利人提供反證即提供同類的產品還存在其他的外觀，這時，審理人員須注意的是權利人提供反證的這個產品其功能、效果必須與專利產品相同，防止實踐中有人為規避侵權而進行的變劣發明。

（三）排除非外觀設計的內容

外觀設計專利保護的是產品的“外觀”而不是“內觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產品的外表部分，對產品的內部形狀、圖案，消費者一般看不見也不會予以注意，其不具有產品外表上的美感，因此不屬于專利法及其實施細則所指的外觀設計。同樣，其他非外觀設計要素，如產品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應排除在外觀設計專利權的保護范圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權糾紛案件中，被控侵權人提出了被控侵權產品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權人提的絕大數是產品“內觀”不同、大小不同等，最后，蘇州中級人民法院仍然認定被控侵權人侵權成立。另外產品外觀上附有的商標、廠址等因素也不是侵權判定中考慮的因素

二、關于認定產品是否同類的標準問題

判斷產品外觀設計是否侵權，其前提條件是被控侵權產品與專利產品應是相同或相似產品，只有屬于相同或相似產品，才能進行侵權判定，否則不能認定侵權成立。因此，如何判定是否屬于同類產品，成為外觀設計專利侵權判定中的一個關鍵問題。實踐中，有兩種值得商榷的觀點：一是單純按照《國際外觀設計分類表》作為依據；二是不考慮《國際外觀設計分類表》中有關產品分類的依據，而依照產品的性能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷。筆者認為，第一個觀點的好處是專利侵權審判中的認定標準方便、簡單、易行，同時也使侵權判定的標準與授權審查的標準保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀設計專利權的保護范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權行為，有時對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產品可以同時歸為不同的類別、有些實質上的同類產品而《國際外觀設計分類表》卻歸為不同的類別。因此在認定是否屬于同類產品時，不應僅僅依據《國際外觀設計分類表》。第二種觀點是撇開《國際外觀設計分類表》來認定產品是否屬于同類，在有些時候確能公平的維護各方利益，但其任意性和主觀性也太強，割裂了專利授權審查標準與專利侵權判定標準之間的聯系，會在一定程度上損害專利的穩定性，容易不適當的擴大專利的禁止權的效力范圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張在認定是否屬于同類產品時，首先應當參照《國際外觀設計分類表》，盡可能保持專利侵權判斷與專利授權標準的一致性。其次，在認定是否屬于同類產品時，還應當依照產品的性能、用途以及是否會引起普通消費者對產品的混淆和產品的生產者之間是否會形成競爭關系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產生了混淆，生產者之間會形成競爭關系，那么就應當認定為同類產品。筆者2010年5月代理了一起外觀設計專利侵權糾紛案件，原告以被告生產的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設計為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產品為由進行抗辯，而原告以通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類為由進行反駁，被告能否以按照《國際外觀設計分類表》與本案產品不同類的產品進行已有公知技術抗辯呢？根據以上分析并且根據通訊部門的該產品與戶外配電箱性能、用途、產品混淆、競爭關系等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類進行反駁是不能成立的。

三、關于相似設計的判定標準問題

如何判斷外觀設計構成相似？在實踐中有不同的做法：一是根據整體來認定。只要被控侵權的設計在整體上與外觀設計專利近似，就可認定為相似設計。二是根據設計要部來認定。由于只有設計要部才凝聚了專利權人的智力勞動，因此在判斷是否相同或近似時，只需進行設計要部的比較。筆者認為，由于外觀設計是依靠整體上的美感來吸引消費者注意的，這就要求在比較兩件外觀設計是否相似時要從外觀設計的整體上進行全面比較，而不能只進行局部比較；同時，絕大部分外觀設計是在已公開的設計的基礎上附加新的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合或者進行部分改動后完成的，而這部分改動體現了專利權人的獨創性勞動，也是使專利申請具有新穎性并區別于其他外觀設計的關鍵點。如果只比較整體，或者只進行設計要部比較，要么忽視了外觀設計專利的創新部分，要么忽視了外觀設計在整體上的效應，都顯得過于片面。因此，在判斷被控侵權的外觀設計與外觀設計專利是否相似時，應當采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的判斷方法。．

在采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的方法來認定是否相似

時，首先要從整體上比較。如果被控侵權產品在整體上與外觀設計專利相似，就可以認定為相似；當在整體比較上有差異時，才進行重點觀察。但整體比較與重點觀察的結論應當是一致而不是互相矛盾的。“重點”是指設計要部，設計要部就是產品中容易引起一般消費者注意的部位。筆者認為：(1)由于外觀設計是依靠消費者的注意力來吸引消費者的，因此，設計要部必然是外觀設計中最能吸引普通消費者注意的部分，判斷“最能吸引普通消費者注意”可結合產品的使用狀態、在先的同類或者相近類產品的外觀設計狀況以及美感等加以確定。(2)對設計要部的確定還必須考慮其有獨創性，這樣才能將外觀設計專利區別于已有設計。(3)應當注意的是，專利申請時提交的簡要說明中的設計要點可以幫助確定設計要部，但其中的全部內容并不一定就是設計要部。（4）從設計要部考慮被控侵權產品與外觀設計專利是否相似時，應當考慮要部在整個產品外觀中占的比例及起的作用，如果要部是產品外觀的主要部分，只要設計要部相似，就可以認為構成相似。但如果要部在產品外觀中占的比例很小，不足以影響產品的整個外觀時，雖然設計要部近似，但產品的整個外觀并不足以引起混淆或誤認，也不能認定被控侵權產品與外觀設計相近似。

四、關于自由公知設計抗辯問題

自由公知設計抗辯是指被控侵權人以其被控侵權產品是使用或更接近于自由公知設計而不構成對外觀設計專利侵權的一種抗辯。由于我國法律及相關的司法解釋對此未作明確規定，實踐中對能否運用自由公知設計抗辯以及自由公知設計抗辯的掌握尺度存在一定的爭議。筆者認為，實踐中適用自由公知設計抗辯對于平衡專利權人和社會公眾利益、減少訴爭和提高訴訟效率有很大的作用，但在適用該原則時，應當注意以下問題：

（一）關于被控侵權人對專利的新穎性提出的抗辯。被控侵權人在案件中經常提出新穎性抗辯，認為權利人的專利權實際上是自由公知設計，缺乏新穎性，應屬無效專利。其實，這種抗辯實際上并不是自由公知設計抗辯，因為自由公知設計抗辯是認為其使用的系自由公知設計，而非針對專利效力本身提出質疑。筆者認為，審理人員應當在侵權判定中堅持專利權有效原則，不對專利性進行評價。對于被控侵權人提出新穎性抗辯的，審理人員應當向當事人釋明關于專利權無效的新穎性抗辯應當通過專利復審無效程序來解決，并告知其如不通過無效程序解決的后果。被控侵權人堅持不向專利復審委員會提出無效宣告請求的，對其新穎性抗辯不予支持。被控侵權人向專利復審委員會提出無效宣告請求并提交有關證明，審理人員可決定案件中止審理。

（二）當被控侵權人以自由公知設計進行抗辯時，應當遵循以下步驟和方法進行處理：第一，應當將被控侵權設計與自由公知設計進行比較，而不應對比被控侵權設計與外觀設計專利是否相同或相似。如果比較的結果是兩者完全相同，則表明被控侵權人使用的是在專利申請日前或優先權日之前的自由公知設計，即使被控侵權設計與外觀設計專利完全一致，也應當認定自由公知設計抗辯成立，被控侵權人不構成侵權。第二，當被控侵權設計與自由公知設計明顯不相同或相似時，人民法院應就被控侵權設計與外觀設計專利進行比對，以判斷其是否構成侵權。第三，當被控侵權設計與外觀設計專利、自由公知設計的相似性較難判斷時，可以將被控侵權設計與自由公知設計和外觀設計進行比較，以確定被控侵權設計是更靠近自由公知設計，還是更靠近外觀設計專利，并視具體情況處理：如果被控侵權設計與自由公知設計更靠近，則可以認定自由公知設計抗辯成立；如果被控侵權設計與專利外觀設計專利更靠近，則可以認定被控侵權人自由公知設計抗辯不成立，構成侵權。

（三）、關于在先專利抗辯問題。在實踐中，對于自由公知設計是否包括第三人的在先專利一直有爭議。第一種觀點認為，第三人的在先專利可以作為自由公知設計抗辯的依據。第二種觀點則認為，自由公知設計抗辯是為了謀求實現專利權人與社會公眾利益的平衡而允許采用的一種抗辯手段，如果同意被控侵權人的抗辯主張，就等于認可其未經許可而實施第三人的在先專利，不符合公正的要求，因此，可作為自由公知設計抗辯依據的外觀設計必須是在專利申請日之前公眾可自由使用的公知設計，應當排除他人的在先外觀設計專利。筆者贊同第二種觀點，但同時認為，在一定條件下，其可以作為一種單獨的抗辯手段，在認定被控侵權人的這種在先專利抗辯是否成立時，應當根據不同的情況分別對待：(1)被控侵權人使用的外觀設計雖是他人的在先專利，但如果他人的在先外觀設計專利與原告的外觀設計專利既不相同也不相似，應當認定被控侵權人的抗辯成立，不構成專利侵權；(2)權利人擁有的專利屬重復授權的情形。如果在先專利權人與重復授權專利權人發生糾紛時，則重復授權的專利權人雖擁有專利權，但其仍構成對在先專利權人的侵權。如果重復授權的專利權人控告第三人侵犯其專利權時，被控侵權人能否以該專利屬重復授權為由，以其實施的系在先專利作為抗辯理由呢？筆者認為，根據專利權有效原則，不能認定被告的抗辯理由成立。因此，重復授權專利權人在對在先專利權人的訴訟中雖會敗訴，但其在對未享有在先專利權而實施專利的被控侵權人的訴訟中則能勝訴。

總之，外觀設計專利侵權判定是一項技術性、法律性很強的工作，判斷過程中既要掌握好各項原則，又要運用好各種方法，只有這樣，才能使判斷結論客觀、公正、合理。

作者簡介：張廷栓.（1976.5）.男.漢族.山東濟寧市人，中共濟寧市委黨校法學教研部副主任，山東文思達律師事務所知識產權兼職律師，主要研究方向：知識產權法。

------------------已發表于《遼寧行政學院學報》2010年第10期

第四篇：美國最高法院在專利案件中適用遵循先例原則

美國最高法院在專利案件中適用遵循先例原則

最高法院是權威，他們決定自己要重寫法律，那么遵循先例原則又跑到哪里去了？

如果你要寫一部荒誕的小說，業內沒有人會相信故事開頭會是美國最高法院在一個專利案件中使用遵循先例原則。但這就是最近幾天在金布爾訴漫威娛樂有限責任公司一案中發生的事情。

6票支持3票反對的判決書由Kagan法官執筆，持不同意見的包括法官Alito、首席法官Roberts和法官Thomas。法院解釋說，遵循先例原則是法律先例必須保持不變的原則，這個原則意在賦予法律以確定性和可預測性。因此法院拒絕推翻1964年Brulotte訴Thys Co.一案的判決，而這個判例一直被批評為錯誤判決。法官Alito在不同意見書中的一句話說明了一切，“最高法院在用通常作為司法節制工具的遵循先例原則來維持一個明顯的司法越權的判例。”

我們會有有充足的時間來回顧Kimble案的判決，但是需要討論的更大的問題是最高法院對遵循先例原則的選擇性適用。似乎遵循先例是一個新發現的法律原則，而最高法院此前并不熟悉，即使他們一直在徹底顛覆已經制定好的法律，而且因此造成專利持有人巨大的損害。

簡單來說，考慮到他們在過去十年曾經如此武斷無常地無視專利制定法和自身的專利判例，最高法院的任何提到遵循先例原則的專利判決都缺乏智識上的可信度。很明顯，本屆的最高法院并不懂得遵循先例的真正定義。鑒于最高法院如此頻繁地擾亂專利領域行之有效的原則和先例，他們在這個案子中適用遵循先例原則只不過完全是一個借口。這還侮辱了所有人的智商，只要他們偶爾關注過最高法院在過去十年的專利判決。

比如說，在過去四年最高法院一直無視先前判例，甚至拒絕適用清晰明確簡單的專利制定法的術語，而這些專利制定法又是他們一直解釋的對象。事實上，在可專利客體范圍案例中最高法院的說法完全是無稽之談，比如他們說科學發現不可以被授予專利，但是制定法中的規定與之相反。

最高法院解釋說推翻先前判決需要特別理由，鑒于當事人可以隨時向國會表達反對意見，遵循先例原則在其解釋制定法的時候有額外的功能，這讓人很難理解。但這并沒能阻止最高法院在AMP訴Myriad一案中背離30多年前的完善判例（包括他們自己的判例），判決人造基因相關發明不可被授予專利，也沒有阻止最高法院背離30多年前的完善判例（包括他們自己的判例），在Alice訴CLS Bank一案中判決很多（如果不是大多數的話）軟件技術專利主張不足以使潛在發明屬于可專利客體。事實上，在Myriad和Alice兩個案子中最高法院不僅無視自己的先例，也讓整個軟件產業以及大部分生物技術產業沮喪不已。讓這些領域中的創新者和公司的期望徹底落空。最高法院是權威，他們決定自己要重寫法律，那么遵循先例原則又跑到哪里去了？

事實很簡單，最高法院在過去的可專利客體判決中根本沒有考慮過遵循先例。事實上，最高法院在Myriad和Alice兩個案子中對完善的法律所做的修改并不是僅適用于修改生效以后，而且溯及適用。在財產權領域溯及適用對法律的修改從根本上說是不公平的，更別說這個法律已經完善存在了30年。

在Mayo訴Prometheus一案中，最高法院實質上無視《專利法》的規定，用可專利客體審查吞并創新性審查、顯著性審查和描述充分性要求。但最高法院不僅無視制定法，他們還無視自己的先例，這些先例清楚明確地禁止他們現在所做的行為，即把專利審查合成一個單一的審查程序。之前的最高法院都警告不要這樣做，而且還批評那些不遵守制定法的法院。

最高法院篡奪專利領域權力的行為已經違反了權力分立原則，但最近最高法院法理中最令人擔心的是所謂的可專利客體范圍的司法例外的創立和擴張。最高法院花費那么長時間解釋的制定法并沒有授權最高法院創立任何可專利客體范圍的司法例外，但是最高法院仍然不斷地增加不可授予專利的目錄。最高法院表現為權威，國會要向他們負責，《憲法》不是這么分配權力的。事實是，如果一個制定法符合《憲法》，那么國會就應該是最終版本的決定者，而不是最高法院。最高法院沒有任何理由必須把自己視為一個有權隨心所欲地無視國會的超立法機構。如果這個司法部門是在中東，西方媒體就會無休止地取笑他們，但是因為他們是美國最高法院，所以就被放過了。

當然，本屆最高法院在專利領域所做的最荒謬和根本不公正的事情是繼續擴張使用司法創立的“抽象概念”原則，用來判定計算機相關的創新不屬于可專利客體。稱這些判決智識上不誠實并沒有真正表達出最高法院已經變得多么武斷無常。他們不僅擴張自己所無權創立的司法例外，而且還從來沒有定義過什么是“抽象概念”。怎么可能存在核心術語的定義都不明確的法律原則呢？期待專利持有人滿足一個沒有定義的標準，這讓最高法院不過是一個袋鼠法庭，公正無私首當其沖。

筆者想，在其他專利判決中適用遵循先例原則本該可以阻止最高法院為所欲為，而他們的為所欲為就像是對專利持有人的宣戰。

來源：旭燦知識產權代理有限公司 編輯：IPRdaily 王夢婷

第五篇：優秀心得體會：外觀設計專利侵權判定中的若干問題

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優秀心得體會范文：外觀設計專利侵權判定中的若干問題

隨著知識經濟的迅速發展，人們的知識產權尤其是專利意識顯著增強，專利戰略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設計專利侵權糾紛案件越來越多，但由于我國現行法律對外觀設計專利侵權如何判定規定的很少，給外觀設計專利侵權判定帶來了一定的困難。筆者從事知識產權行政執法工作以及專利維權法律工作多年，本文結合工作實際就如何判定外觀設計專利侵權進行粗淺的探討。

一、外觀設計專利權保護范圍的確定

確定外觀設計專利權的保護范圍是外觀設計專利侵權判定比對時的首要工作。關于確定外觀設計專利權的保護范圍我國專利法有專門的規定即“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為準。” 但這條規定過于原則，實際上圖片或照片中的內容并不一定都受法律保護，圖片或照片中的內容到底哪些受法律保護哪些不受法律保護，是非常值得探討的。

(一)如何排除公知在先設計內容

外觀設計專利申請文件中的圖片或照片中的內容是侵權判定比對時的依據，如果圖片或照片中有公知在先設計內容，那么公知在先設計內容就不受法律保護。我國的絕大部分外觀設計專利都是在已有外觀設計的基礎上改進的，雖然專利法條文中并未規定在進行外觀設計專利侵權判定時，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設計部分，但是，公知在先設計不是專利權人的智力成果，其屬于社會公眾的共同財富，已經處于社會公眾欲得知就能得知的公開狀態，如果將這些公知在先設計也包括在專利權人的權利范圍內，對公眾來說是不公平的，也會嚴重阻礙科學技術的進步和創新。所以，為保護社會公眾的利益，確定外觀設計專利權的保護范圍時，應當首先區分出公知在先設計部分和具有獨創性的部分，將公知在先設計部分排除在專利權的保護范圍之外。在外觀設計專利侵權判定中，被控侵權人可以利用公知在先設計進行抗辯，即主張被控侵權產品使用的是公知在先設計的設計方案或者與公知在先設計方案更為接近。如何排除公知在先設計內容呢?筆者認為可這樣具體操作：審理人員應詢問權利人其專利中所包含的創新點，如被控侵權人能舉證證明權利人主張的創新點中有公知在先設計部分，就要從權利人主張的創新點中排除該部分，以權利人主張的創新點的剩余部分與被控侵權物進行侵權比對;如被控侵權人沒有舉證或能舉證但不能證明權利

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人主張的創新點中有公知在先設計部分，則應以權利人主張的創新點與被控侵權物進行侵權比對，對權利人未主張為創新點的部分和被控侵權人所舉證據足以證明不是創新的部分，可以認定為公知在先設計而予以排除。

(二)如何排除功能性的外觀設計的內容

在知識產權法律制度中有這么一個理念，即由內容所決定的形式或表達是惟一的，則這種形式或表達不受法律保護。這種理念反映在外觀設計專利制度中就是由技術功能本身所決定的形狀、結構等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結構等外觀不受專利法保護。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時候都不受專利法保護。由于外觀設計是關于產品外表的具有裝飾性或藝術性的設計，設立外觀設計專利制度的目的就是保護產品外觀的裝飾性或藝術性。因此，在確定外觀設計專利的保護范圍時，應注意區分哪些是因產品的功能而決定的外觀特點，哪些是為產品的美觀而設計的部分，從而排除由產品的技術功能特征所決定的而不是為產品外觀產生美感而設計的內容。也就是說，對于那些為了實現產品的技術功能所能采用的惟一外觀設計，應當排除在外觀設計專利權的保護范圍之外。需注意的是，如果一種產品的外觀設計同時具有裝飾性和功能性的特征，則不應將其排除在專利權的保護范圍之外。在具體實踐中，被控侵權人如主張設計內容是技術功能所決定而必須采取的惟一設計可以從技術角度說明或提供專家證明，而權利人如反對則可以從技術角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權利人提供反證即提供同類的產品還存在其他的外觀，這時，審理人員須注意的是權利人提供反證的這個產品其功能、效果必須與專利產品相同，防止實踐中有人為規避侵權而進行的變劣發明。

(三)排除非外觀設計的內容

外觀設計專利保護的是產品的“外觀”而不是“內觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產品的外表部分，對產品的內部形狀、圖案，消費者一般看不見也不會予以注意，其不具有產品外表上的美感，因此不屬于專利法及其實施細則所指的外觀設計。同樣，其他非外觀設計要素，如產品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應排除在外觀設計專利權的保護范圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權糾紛案件中，被控侵權人提出了被控侵權產品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權人提的絕大數是

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產品“內觀”不同、大小不同等，最后，蘇州中級人民法院仍然認定被控侵權人侵權成立。另外產品外觀上附有的商標、廠址等因素也不是侵權判定中考慮的因素。

二、關于認定產品是否同類的標準問題

判斷產品外觀設計是否侵權，其前提條件是被控侵權產品與專利產品應是相同或相似產品，只有屬于相同或相似產品，才能進行侵權判定，否則不能認定侵權成立。因此，如何判定是否屬于同類產品，成為外觀設計專利侵權判定中的一個關鍵問題。實踐中，有兩種值得商榷的觀點：一是單純按照《國際外觀設計分類表》作為依據;二是不考慮《國際外觀設計分類表》中有關產品分類的依據，而依照產品的性能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷。筆者認為，第一個觀點的好處是專利侵權審判中的認定標準方便、簡單、易行，同時也使侵權判定的標準與授權審

查的標準保持了完全的一致;其壞處是不合理的改變了外觀設計專利權的保護范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權行為，有時對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產品可以同時歸為不同的類別、有些實質上的同類產品而《國際外觀設計分類表》卻歸為不同的類別。因此在認定是否屬于同類產品時，不應僅僅依據《國際外觀設計分類表》。第二種觀點是撇開《國際外觀設計分類表》來認定產品是否屬于同類，在有些時候確能公平的維護各方利益，但其任意性和主觀性也太強，割裂了專利授權審查標準與專利侵權判定標準之間的聯系，會在一定程度上損害專利的穩定性，容易不適當的擴大專利的禁止權的效力范圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張在認定是否屬于同類產品時，首先應當參照《國際外觀設計分類表》，盡可能保持專利侵權判斷與專利授權標準的一致性。其次，在認定是否屬于同類產品時，還應當依照產品的性能、用途以及是否會引起普通消費者對產品的混淆和產品的生產者之間是否會形成競爭關系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產生了混淆，生產者之間會形成競爭關系，那么就應當認定為同類產品。筆者2010年5月代理了一起外觀設計專利侵權糾紛案件，原告以被告生產的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設計為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產品為由進行抗辯，而原告以通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類為

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由進行反駁，被告能否以按照《國際外觀設計分類表》與本案產品不同類的產品進行已有公知技術抗辯呢?根據以上分析并且根據通訊部門的該產品與戶外配電箱性能、用途、產品混淆、競爭關系等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類進行反駁是不能成立的。

資料來源：http://www.tmdps.cn/data/xdth/